发明和实用新型专利授权确权的法律适用——规则与案例

本书研究发明和实用新型专利授权确权程序中法律适用的程序问题和实体问题，是将法律规则与审判案例的紧密结合，一方面运用法学方法论深入阐释专利法律规则的精神、意旨，另一方面通过审判案例具体阐述规则的适用，介绍当前审判的新观点、新动态和新精神。 

《发明和实用新型专利授权确权的法律适用——规则与案例》内容简介：本书研究发明和实用新型专利授权确权程序中法律适用的程序问题和实体问题，是将法律规则与审判案例的紧密结合，一方面运用法学方法论深入阐释专利法律规则的精神、意旨，另一方面通过审判案例具体阐述规则的适用，介绍当前审判的新观点、新动态和新精神。

作者：刘庆辉

刘庆辉，男，汉族，1976年生，北京市高级人民法院知识产权庭审判员、四级高级法官，法学博士。2011年至今一直从事知识产权审判及调研工作，作为主审法官审结各类知识产权案件700余件，参与审理案件1300余件，积累了丰富的审判经验。目前专注于专利法研究和专利案件审判工作。他审理的两个案件分别入选北京法院2015年十大典型案例和十大创新案例。他笔耕不辍，先后在《知识产权》《北京社会科学》《人民司法》《云南师范大学学报》等期刊上发表专业论文十余篇，另外在《中国知识产权报》上发表案例分析文章十余篇，在电子媒体“知产力”上发表专业文章十余篇。                                                               

第一章 专利复审程序中的问题
第一节 专利复审程序的法律性质
第二节 我国专利复审实践中的主要问题
一、基本概况
二、争议热点：依职权审查的范围究竟应该有多大
三、依职权审查的司法控制
四、典型案例评析
第二章 专利确权程序中的问题
第一节 专利确权程序的法律性质
一、专利确权程序是准司法裁决程序
二、专利确权程序应当遵循的原则
第二节 依职权审查的特殊问题
一、创造性判断中证据组合方式的变更
二、典型案例评析
第三章 对专利权利要求的解释
第一节 美国的专利权利要求解释规则
一、美国专利商标局的行政程序及相应司法审查程序适用“最宽合理解释”标准
二、专利侵权及无效程序中适用“推定专利权有效”规则
三、两种解释规则的共通之处
四、借鉴意义和注意事项
第二节 欧洲专利局的权利要求解释规则
第三节 我国的专利权利要求解释规则
一、权利要求解释的基本内涵
二、权利要求解释的法律政策
三、观点争锋：“时机论”vs“语境论”
四、专利权利要求解释“时机论”批判
五、专利权利要求解释应当坚持“语境论”
六、专利授权程序中的权利要求解释规则
七、专利确权程序中的权利要求解释规则
八、涉功能性技术特征的解释规则
九、典型案例评析
第四章 专利申请文件和专利文件的修改
第一节 专利申请文件的修改
一、《专利法》第三十三条的基本文义
二、《专利法》第三十三条的立法目的
三、《专利法》第三十三条的适用标准
四、说明书和权利要求书的具体修改规则
五、典型案例评析
第二节 专利文件的修改
一、现行法律规范的检讨
二、典型案例评析
第五章 专利说明书和权利要求书
第一节 说明书的合法性
一、说明书概述
二、说明书的合法性判断
三、典型案例评析
第二节 权利要求书的合法性
一、权利要求书概述
二、权利要求书的合法性判断
第六章 独立权利要求的必要技术特征
第一节 对“必要技术特征”条款的解读
一、什么是“必要技术特征”？
二、“必要技术特征”条款是专利实质性要件条款
三、“必要技术特征”条款和其他条款的关系
第二节 “必要技术特征”的认定
一、“必要技术特征”是解决发明人声称的技术问题的技术特征
二、必要技术特征与技术问题的对应关系
三、典型案例评析
第七章 创造性
第一节 创造性的概念
一、创造性要件
二、发明专利和实用新型专利创造性高度的区别
第二节 创造性的判断方法
一、美国的专利创造性判断方法
二、欧洲专利局的专利创造性判断方法
三、我国的专利创造性判断方法
四、“预料不到的技术效果”判断法是独立的创造性判断方法吗？
第三节 “三步法”的适用
一、确定最接近的现有技术
二、确定区别技术特征
三、确定发明实际解决的技术问题
四、技术启示的认定
五、“三步法”适用中的公知常识
六、“三步法”认定结论的检验
七、典型案例评析
参考文献

 前言

本书的写作源于笔者在北京市专利代理人协会的讲课经历。2016年，笔者受北京市专利代理人协会的邀请，担任北京市专利代理人培训班的主讲老师，为培训班学员主讲“专利诉讼实务与案例”课程。围绕专利授权确权司法审判实践中最热门的程序问题和实体问题，笔者为多批次的学员作了精心细致的讲授，得到了北京市专利代理人协会的认可和学员的好评。

如果在讲课课件的基础上进行深度扩展，加上笔者在专利审判领域的经验体会，进而结集成书，那么对专利法理论研究和实务操作定能有所帮助。我个人也觉得是一件非常有意义的工作。北京市专利代理人协会的认可和听课学员的好评鼓舞了笔者，促使笔者下定了“著书立说”的决心。因此，笔者在紧张的审判工作之余，开始了本书的构思和写作。

如何写作是一个大问题，而写作的前提是如何研究。法律研究大致可分为立法论研究和解释论研究，参见：李扬.知识产权法基本原理［M］.北京：中国社会科学出版社，2010：169.笔者是一名法官，法官每天都要解释和适用法律，特长在于解释论研究。解释论研究并非不如立法论研究“高大上”。过去，我国的立法空白多，法律不够完善，很多专家学者都热衷于立法论研究，争相填补法律空白或者批判法律、改造法律。但是，在法律体系日臻完善的今天，解释论研究的意义已经超越立法论研究。研究如何解释和适用法律，调和法律内部的矛盾，弥补法律的缺陷，使法律跟上时代的步伐、满足实践的需要，是一件十分重要而有意义的工作。本书旨在从事解释论研究，力图运用法学方法论和专利法理论对我国《专利法》作出合法妥当的解释。

本书不追求“大而全”，不想对《专利法》的全部条文面面俱到，而是追求“小而精”。在我的讲课课件基础上，精耕细作，深度扩展。本书只涉及七个专题，是一个专题式的研究。本书涉及的七个专题是目前专利审判实践中最热门、最具争议的领域。本书在内容体例上与讲课课件保持了一致，全书分为程序问题和实体问题，共七个专题。程序部分包括专利复审程序中的问题、专利确权程序中的问题；实体部分包括专利权利要求的解释、专利申请文件和专利文件的修改、专利说明书和权利要求书、独立权利要求的必要技术特征及创造性。

本书的特色是法律规则与审判案例的紧密结合，一方面运用法学方法论深入阐释专利法律规则的精神、意旨，另一方面通过审判案例解释规则的适用，介绍当前审判的新观点、新动态、新精神。对法律规则的阐述，体现了本书的理论性；对审判案例的讲解，体现了本书的实践性。

本书的基本内容如下：

第一章是“专利复审程序中的问题”。这是最近几年争议极大的一个问题，公说公有理，婆说婆有理。专利复审委员会希望开展依职权审查工作，提高专利审查效率。专利申请人则希望严格控制专利复审委员会的审查范围。本章从《专利法》和《专利法实施细则》的规范分析出发，对专利复审程序的性质、复审的客体以及当前复审实践中的问题作了深入的分析。

第二章是“专利确权程序中的问题”。专利审判实践中暴露出来的专利确权程序的问题并不少见，当事人争议也很大，主要问题是当事人请求原则和依职权审查的关系问题。《专利审查指南2010》既规定了当事人请求原则，又规定了依职权审查原则。当事人请求和依职权审查是什么关系？二者都成为原则，会不会有冲突？本章结合实践中的问题，对当事人请求原则和依职权审查的关系进行了探讨。

第三章是“专利权利要求的解释”。现代专利法是一个“名为权利要求的游戏”。See Giles SRich，Extent of the Protection and Interpretation of Claims—American Perspective，21 Int’l RevIndusProp&Copyright L497，499（1990）.转引自：闫文军.专利权的保护范围：权利要求解释和等同原则适用［M］.北京：法律出版社，2007：1（前言）.权利要求的解释是专利审查和审判工作中的核心，专利授权确权程序的主要工作就是审查权利要求的合法性，而审查权利要求的合法性的前提是解释和确定权利要求的内容。本章对此进行了深入的论述，在借鉴美国专利商标局和欧洲专利局的权利要求解释规则的基础上，详细分析和论述了我国专利授权确权程序中的权利要求解释规则。权利要求的解释是本书的重点，也是“特色”。

第四章是“专利申请文件和专利文件的修改”。最近几年，“修改是否超范围”是争议极大的问题，许多此类案件涌入法院。本章结合《专利法》第三十三条和《专利法实施细则》第六十九条的规定，对专利授权程序中专利申请文本的修改规划和专利确权程序中专利文件的修改规则进行了深入的阐述。专利授权程序中说明书和权利要求书的修改规则是否一致，修改后的权利要求是否可以扩大保护范围，《专利审查指南2010》严格限制专利确权程序中权利要求的修改方式是否合法合理？本章对这些问题做了深入的分析。

第五章是“专利说明书和权利要求书”。专利说明书和权利要求书的关系是专利法中的一个核心问题。说明书的记载应当达到何种程度才符合专利法的规定？权利要求在说明书的基础上可以抽象概括到何种程度？如何判断说明书和权利要求书是否符合专利法的规定？本章对这些问题作了深入的探讨。

第六章是“独立权利要求的必要技术特征”。近年来，涉及“独立权利要求是否缺少必要技术特征”的案件并不鲜见，这一问题争议也极大。本章借助于最高人民法院的一个案例，对此作了深入的阐述。

第七章是“创造性”。专利创造性的判断，是专利审查和司法审判中最复杂的一项工作。“发明创造”有没有创造性，是否显而易见，如何判断专利权利要求是否具备创造性？这些问题极为复杂。本章从创造性的概念、创造性的判断方法和“三步法”的具体适用等几个方面，进行了深入的阐述，尝试给出笔者从事多年审判工作所积累的一些心得和体会。