描述
开 本: 16开纸 张: 胶版纸包 装: 平装是否套装: 否国际标准书号ISBN: 9787509372449
业务经验是长期办案智慧的积累，策略与技巧是业务经验的凝练与升华。“策略”从宏观的层面为办理案件提供一种整体的思路与框架。“技巧”则从微观的层面为办理案件提供实操性的指引。办案策略与技巧的总结，能够为办理类似案件提供借鉴与指引，达到事半功倍的效果，具有重要的参考价值。
本书邀请办案经验丰富，同时对知识产权案件有专门研究的知名律师，归纳总结长期办案经验进行，提炼出办理知识产权案件的策略与技巧，透彻分析典型案例，对办案的思路、证据的准备、法律的适用、疑难问题的处理等进行全面的业务指导，为读者了解和掌握知识产权案件办理的思路和方法提供实操性的指导。
序一
收到王小兵律师发来的《知识产权案件办案策略与技巧》一书的书稿，我感到很欣慰，记得2006年夏天，他从上海交通大学法学院到我这里实习，距今不到十年，如今已经能够著书立说，将自己的办案经验集结成书，我不禁感叹时光的飞逝和他进步的迅速，也由衷地为他高兴。
我还依稀记得2006年夏天我们在上海交通大学闵行校区见面的情形，那时他与另外几位知识产权方向的研究生已基本完成学业，正在选择律所实习。因为我是上海交大法学院的兼职硕士生导师，且从事知识产权法律业务，所以，他们很希望能够来我所实习。我们在交大校园内的学生食堂一边用餐，一边探讨法律职业规划。餐毕，我开车带他们来到朱妙春律师事务所座谈，就这样我们成了师徒。
无论是实习期间，还是在我所工作期间，我发现他是一个善于思考和钻研的学生，不论案件多难，他总能找到适当的诉讼思路，并且将学到的理论知识应用于实务操作中。我当时对他的评价是“小兵面前无难案”。我执业30年，带过学生无数，优秀的学生很多，但其中三位学生给我留下了特别深刻的印象。位是周荆律师，当年他是上海律考状元，并且勤奋好学，在本科四年的寒暑假都主动到各律所去实习，因此在毕业的时候已经具备了出庭律师的素质。当时我给他的评语是“具有独立办案能力，业务水平超过一般律师”。第二位是许峰律师，他文采横溢，但为人谦和、少年老成。通常研究生毕业都要完成数万字的毕业论文，而他在华政研究生毕业前，已有几篇论文可选择提交。更令我惊讶的是，在研究生期间他组织华政的30余位学子，各司其职，帮我编撰了中国《劳工血泪史》，对锁定日本军国主义强征中国劳工的罪行功不可没。第三位即是王小兵律师，除上述特点以外，他突出的优势就是有理工科背景，是专利代理人。因此，有他作为我的助手，我办案的效率大大提高。他在我所工作期间，我们师徒合作过大大小小上百起知识产权案件，其中不乏部分全国经典案例。我们也在工作中结下了深厚的师生感情。尽管他后来基于自身发展原因离开了，但我们还会时常相互联系，不时还有案件合作，逢年过节也会收到来自他的问候。
我时常跟年轻律师讲，万金油型的律师已不再符合时代需求，分工专业化是律师发展的大势，所以律师要深耕细作，向纵深挖掘，做业内专家。另外，做律师要擅长文字表达，通过著书立说让更多的人认识你，这样你才能在不断提升自己专业水准的同时获得行业及客户的认可，树立自己的专业形象。我从二十世纪八十年代开始做律师，一路也在坚持著书立说，迄今为止，我已有十本专著出版。尽管如此，我仍笔耕不辍，近期我的第十一本书《商标专利代理纪实(续)》也即将出版，但是这本书已编写了两三年，效率明显降低，因此，我认为年轻律师要向王律师学习，趁年轻时要不怕艰辛，勤于总结，挤出时间，多出好书。我相信，这些著作将是一个律师宝贵的财富，它远胜于金钱所能带来的快乐。
然而实事求是地讲，写作过程是非常痛苦的，这个过程充斥着疑问、迷茫和否定，也会牺牲大部分的业余时间。所以，能够定下心来写书的人，需要有强大的自信心和自制力。看到小兵律师的这本书，我也看到了他的成长和成熟。
知识产权诉讼是一项非常专业的技术活，对律师的法律功底和知识面要求很高，同时，由于社会进步和科技发展，新型和疑难的知识产权案件时常发生，这就需要知识产权律师不但能够运用现行知识产权法律来解决问题，同时还要基于法理来解决现行知识产权法尚未明确规范的领域。因此，知识产权诉讼律师要特别重视对判例的研究，尤其是在现阶段知识产权法律裁判文书均上网公示的情形下，我们要特别善于利用这些大数据信息来指导我们的代理工作。
本书所精选的案例都是较为典型的知识产权纠纷案例，通过对知识产权纠纷的理论解释进而归纳出律师的代理策略和技巧，并通过对实际案例的分析，深化读者对各类知识产权纠纷的理解。可以说，这是一本很好的知识产权诉讼实务操作书籍，建议大家读一读。
后，我对本书的出版表示祝贺，并期待今后能为小兵律师的第二本书、第三本书……作序!也祝小兵律师青出于蓝而胜于蓝!
中华全国律师协会
知识产权专业委员会副主任
朱妙春
二〇一六年三月于上海
序二
知识产权制度是工业文明的产物，是现代社会基础、重要的财产制度之一。不难想象，如果一个国家没有完善的知识产权保护制度，那么这个国家一定不是一个现代化国家，也一定不是一个鼓励创新的国家。可见，知识产权制度在现代文明中扮演着极为重要的角色，它是衡量一个国家是否具有现代性的重要标准。
中国的知识产权制度移植于西方，但又同自身的社会经济发展水平相适应，从中国30多年来的知识产权法律实施过程来看，它为我国的改革开放和现代化建设做出了不可磨灭的贡献。无论是我国专利法、商标法和著作权法，还是与之配套的行政法规、部门规章，抑或是相关司法解释、司法政策等等，都在过去的30余年间逐步建立和完善，并在市场经济中发挥着举足轻重的作用。可以毫不夸张地说，没有知识产权制度就没有中国今天蓬勃发展的经济和科学成就。
同样，在企业层面，越来越多的企业已经意识到知识产权在企业创新和发展中的重要作用，懂得将知识产权作为一种法律武器，运用于市场竞争和法律维权等方面，为企业的健康发展保驾护航，企业创造、运用、管理和保护知识产权的能力也在日益增强。
但不得不说的是，尽管我国的知识产权法律制度已经实施了30多年，企业也逐步具备了知识产权法律保护意识，但从整个国家层面来看，仍然存在不少问题，比如，知识产权制度发展存在东西不平衡;全民族的知识产权保护意识与现阶段的经济发展水平不相适应;知识产权立法与司法实践存在部分脱节;在部分案件上的法律适用不统一等等。这些问题的解决有待于我国立法者、司法人员及知识产权法律服务工作者的共同努力，特别是在知识产权法律服务一线的从业者更应承担起这份责任。
近年来，随着我国经济社会发展，知识产权案件数量迅猛增长，新型疑难案件增多，矛盾化解难度加大。我本人从事知识产权法律服务已有20多年，深感知识产权法律服务是一种高度专业化的服务，它对法律从业人员的知识结构、从业经验、责任心等都有很高的要求。所以，唯有不断专业化、精细化、团队化的合作，才能适应未来知识产权法律服务的市场需求，才能更好地为客户服务。
在知识产权法律服务领域，知识产权诉讼属于高端业务，也是律师事务所和知识产权代理机构争相开展的业务。由于知识产权诉讼所涉及的案件类型具有技术化、多样化、复杂化的特点，所以对代理该类诉讼的律师提出了更高的要求。代理律师不但需要不断地研究新法规、新判例、新政策，并将其灵活应用于自己代理的案件中，还要学习不同技术领域的知识，以便对案件所涉及的技术事实有所了解，正确适用法律。因此，作为一名知识产权诉讼律师，要有不断钻研、终身学习的精神，才能办理好每一个案件。
本书是王小兵律师办理知识产权诉讼案件近十年时间的经验总结，也是他多年来不断坚持知识产权律师专业化的成果。书中针对每一类型的案件都给出了理论介绍、办案策略技巧及相应的典型案例精析，是一本理论与实务相结合的律师办案参考书，非常值得一读。在本书出版之际，我也衷心希望他在知识产权专业化道路上越走越远，今后多出精品著作。
是为序。
国际知识产权律师联合会(FICPI)中国分会副会长
中华全国专利代理人协会常务理事
中国知识产权研究会常务理事
中华商标协会常务理事
隆天知识产权代理有限公司董事长
郑泰强
二〇一六年三月于北京
第三章 专利权侵权纠纷
节 理论概述与实务指引
专利权侵权纠纷，是指当事人因侵害发明专利权、实用新型专利权、外观设计专利权而产生的纠纷。在人民法院《民事案件案由规定》中，在“专利权权属、侵权纠纷”这一三级案由项下，还规定了“假冒他人专利纠纷”、“发明专利临时保护期使用费纠纷”、“职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷”、“发明创造发明人、设计人署名权纠纷”等四级案由。因此，广义的专利权侵权纠纷也包括上述四类纠纷。
一、侵害专利权纠纷
此类纠纷主要包括三种类型，即侵害发明专利权纠纷、侵害实用新型专利权纠纷和侵害外观设计专利权纠纷。在侵害专利权纠纷案件中，需要对专利权的保护范围进行界定。通常来说，发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。
根据《人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》的相关规定，在侵害专利权纠纷案件中，人民法院应当根据权利人主张的权利要求，确定专利权的保护范围。权利人在一审法庭辩论终结前变更其主张的权利要求的，人民法院应当准许。权利人主张以从属权利要求确定专利权保护范围的，人民法院应当以该从属权利要求记载的附加技术特征及其引用的权利要求记载的技术特征，确定专利权的保护范围。人民法院对于权利要求，可以运用说明书及附图、权利要求书中的相关权利要求、专利审查档案进行解释。如果说明书对权利要求用语有特别界定的，从其特别界定。以上述方法仍不能明确权利要求含义的，可以结合工具书、教科书等公知文献以及本领域普通技术人员的通常理解进行解释。
侵犯专利权纠纷案件的管辖，由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖。侵权行为地包括：被控侵犯发明、实用新型专利权的产品的制造、使用、许诺销售、销售、进口等行为的实施地，专利方法使用行为的实施地，依照该专利方法直接获得的产品的使用、许诺销售、销售、进口等行为的实施地，外观设计专利产品的制造、销售、进口等行为的实施地。上述侵权行为的侵权结果发生地也具有管辖权。
人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围。被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同的，人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。
侵害专利权的诉讼时效为二年，自专利权人或者利害关系人知道或者应当知道侵权行为之日起计算。权利人超过二年起诉的，如果侵权行为在起诉时仍在继续，在该项专利权有效期内，人民法院应当判决被告停止侵权行为，侵权损害赔偿数额应当自权利人向人民法院起诉之日起向前推算二年计算。
二、假冒他人专利纠纷
假冒他人专利纠纷，是指他人因假冒专利权人的专利而产生的争议。以下情形可认定为假冒他人专利：(1)未经许可在产品或者产品包装上标注他人的专利号;(2)销售第(1)项所述产品;(3)在产品说明书等材料中，未经许可使用他人的专利号，使公众将所涉及的技术或者设计误认为是专利技术或者专利设计;(4)其他使公众混淆，将未被授予专利权的技术或者设计误认为是专利技术或者专利设计的行为。
根据《专利法》第六十三条之规定，假冒专利的，除依法承担民事责任外，由管理专利工作的部门责令改正并予公告，没收违法所得，可以并处违法所得四倍以下的罚款;没有违法所得的，可以处二十万元以下的罚款;构成犯罪的，依法追究刑事责任。
三、发明专利临时保护期使用费纠纷
发明专利临时保护期使用费纠纷，是指发明专利权人要求支付他人在发明专利申请公布后、专利权授予前实施其发明的使用费而产生的纠纷。
发明专利申请公布后至专利权授予前使用该发明未支付适当使用费的，专利权人要求支付使用费的诉讼时效为二年，自专利权人得知或者应当得知他人使用其发明之日起计算，但是，专利权人于专利权授予之日前即已得知或者应当得知的，自专利权授予之日起计算。
四、职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷
职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷，是指当事人之间因涉及专利或专利申请的职务发明创造的发明人、设计人的奖励、报酬而产生的纠纷。
被授予专利权的单位应当对职务发明创造的发明人或者设计人给予奖励。发明创造专利实施后，根据其推广应用的范围和取得的经济效益，对发明人或者设计人给予合理的报酬。根据我国《专利法实施细则》第六章的相关规定，被授予专利权的单位可以与发明人、设计人约定或者在其依法制定的规章制度中规定《专利法》第十六条规定的奖励、报酬的方式和数额。
被授予专利权的单位未与发明人、设计人约定也未在其依法制定的规章制度中规定《专利法》第十六条规定的奖励的方式和数额的，应当自专利权公告之日起3个月内发给发明人或者设计人奖金。一项发明专利的奖金不少于3000元，一项实用新型专利或者外观设计专利的奖金不少于1000元。
被授予专利权的单位未与发明人、设计人约定也未在其依法制定的规章制度中规定《专利法》第十六条规定的报酬的方式和数额的，在专利权有效期限内，实施发明创造专利后，每年应当从实施该项发明或者实用新型专利的营业利润中提取不低于2%或者从实施该项外观设计专利的营业利润中提取不低于0.2%，作为报酬给予发明人或者设计人，或者参照上述比例，给予发明人或者设计人一次性报酬。被授予专利权的单位许可其他单位或者个人实施其专利的，应当从收取的使用费中提取不低于10%，作为报酬给予发明人或者设计人。
五、发明创造发明人、设计人署名权纠纷
发明创造发明人、设计人署名权纠纷，是指当事人因涉及专利或者专利申请的发明创造发明人、设计人的署名权而产生的争议。此类纠纷不仅可能涉及职务发明创造，也可能涉及非职务发明创造。
我国《专利法》第十七条款规定：“发明人或者设计人有权在专利文件中写明自己是发明人或者设计人。”如果他人未经许可，剥夺了发明人或设计人在某项发明创造专利申请或授权专利中的署名权，其有权通过法院诉讼的方式来维护自己的合法权益。
第二节 办案思路与实战技巧
专利侵权纠纷案件与其他知识产权侵权纠纷案件有些许不同，专利侵权纠纷案件的主要特点有：
1.多涉及对技术问题的查明。专利侵权案件是典型的法律与技术相结合的案件，专利侵权案件多涉及各个领域的科学技术。所以，此类案件大多需要对涉案技术内容进行查明，以便确定专利技术方案的保护范围及对相应的技术特征进行比对。
2.多伴随专利无效宣告程序。专利侵权纠纷案件中，被告大多会针对原告专利提出无效宣告，以对抗正在进行的侵权诉讼，一旦专利被宣告无效，则原告就丧失主张权利的基础。无效宣告程序在专利侵权案件中起到非常重要的作用。
3.多涉及司法鉴定程序。由于专利侵权案件与技术密切关联，法院在审理此类案件的过程中如对技术问题查明有困难，多会委托司法鉴定机构对涉案技术问题进行鉴定。司法鉴定意见在专利侵权案件中扮演着重要角色，对案件的走向至关重要。
4.审理周期较长。基于前面提及的专利无效宣告程序及司法鉴定程序，专利侵权案件的审理期限都比较长，有时法院基于专利无效宣告程序而中止诉讼，此时案件审理两三年也是较常见的。
律师在代理专利侵权纠纷案件时，应做好以下几个方面的工作：
一、选择适当的维权专利
在发起一场专利侵权诉讼前，首先要考虑的是选择适当的维权专利作为权利基础。评估维权专利是否合适，主要从以下三个方面来看：(1)专利权利基础要稳定，即专利符合授权条件，被无效的几率较小;(2)专利权保护范围不能过窄，即维权专利应当有尽可能大的保护范围，保护范围过窄，很容易使被告规避侵权;(3)便于调查取证，即选择维权专利应考虑后续调查取证的便捷性，防止因无法取证而使维权陷入困境。例如，如果权利人针对某项技术即申请了产品专利又申请了方法专利，则应优先选择产品专利进行维权，因为获取侵权产品比获知侵权方法更容易。
二、熟悉专利侵权判定的基本原则
专利侵权判定遵循“全面覆盖原则”，即被控侵权产品包含了专利权利要求中记载的全部必要技术特征，落入专利权的保护范围。“全面覆盖原则”既有相同侵权的情况，又有等同侵权的情况。(详见表1)
表1 专利侵权判定比对表
技术特征
侵权判定
专利权利要求
A B C
被控侵权产品或方法
A B
不侵权
A B C
侵权
A B C D
侵权
A B E
判断是否等同侵权
通过表1可以看出，如果专利权利要求有A、B、C三个技术特征，若被控侵权产品(方法)只有A、B两个技术特征，则不构成侵权;若被控侵权产品(方法)有A、B、C三个技术特征或A、B、C、D四个技术特征，则构成侵权;若被控侵权产品(方法)有A、B、E三个技术特征，则不能简单判定不构成侵权，而应考察技术特征E与专利相应技术特征C是否构成等同替换，进而判定是否构成等同侵权。
需要注意的是，专利侵权的判定是将被控侵权产品或方法与原告主张的专利权利要求进行技术特征的比对，而不是将被控侵权产品或方法与原告的专利产品进行比对。
三、获取被控侵权产品或方法
由于专利侵权判定的比对要素是被控侵权产品或方法，所以，原告在发起专利侵权诉讼前一定要获取被控侵权产品或方法，进行前期评估，做到知己知彼。通常来说，我们可以通过公证的方式来对侵权证据进行固定。如果由于客观原因，原告无法获取被控侵权产品或方法，也可以通过提交初步侵权证据的方式申请法院进行证据保全。
四、选择有利管辖法院
知识产权案件相较于其他类型的民事案件具有很强的专业性，而专利案件又是知识产权案件中难度较大的一类。所以，我们建议企业在提起专利侵权诉讼时尽量选择司法环境好、法官较为专业的法院管辖。特别是北京、上海、广州率先成立了知识产权法院，在这些地区的法院提起诉讼，有利于保障案件公平、公正审理。另外，由于现在知识产权裁判文书大多数已经网上公开，故在提起诉讼前，可针对涉案法律问题在管辖法院历年裁判文书中进行检索，来评估管辖法院对相关问题的态度，避免走弯路。
五、巧妙运用诉讼保全措施
诉讼保全措施包括：财产保全、证据保全和行为保全，它们各自发挥着不同的作用。在司法实践中，我们要巧妙运用相关诉讼保全措施来保障诉讼程序的顺利进行。通过财产保全查封被告银行账户，可以影响其商业活动，迫使其回归诉讼程序。通过证据保全，来锁定证据，为下一步证明侵权行为和损害赔偿提供支持。通过行为保全，迫使被告停止进一步的侵害行为，及时保护自己的合法权益。有时候上述保全措施可以相互借用，例如通过财产保全措施(保全被告的侵权产品、侵权机械设备等)来固定侵权证据，既达到了财产保全的目的，也实现了证据保全的目的。
六、注重行政执法对专利侵权诉讼的配合
我国实行知识产权行政和司法双轨保护体系，行政机关对知识产权的侵权行为也具有管辖权。所以，在进行专利侵权诉讼前，我们可以通过寻求行政机关的帮助来配合司法诉讼。行政机关可以利用国家公权力进行调查取证工作，这些证据均可以用于司法诉讼。比如，通过知识产权海关保护来查处进出口过程中的专利侵权行为，锁定侵权证据。又比如，通过知识产权行政投诉的方式，由知识产权行政管理机关对专利侵权行为进行调查和处理。这些方式都是通过运用行政执法程序来为后续专利侵权诉讼奠定基础。
七、适时引入专家辅助人协助对技术问题进行调查
我国《民事诉讼法》第七十九条规定：“当事人可以申请人民法院通知有专门知识的人出庭，就鉴定人作出的鉴定意见或者专业问题提出意见”，《人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第六十一条款也规定：“当事人可以向人民法院申请由一至二名具有专门知识的人员出庭就案件的专门性问题进行说明。……”因此，我们在提起专利侵权诉讼前或过程中可以根据涉案技术的难易程度向法院申请专家辅助人出庭就案件技术问题进行说明，专家辅助人出庭一方面可以对不利于己方或错误的技术观点进行纠正，另一方面也可以帮助法庭详细、准确地了解涉案技术问题，准确适用法律。
八、积极探索多元化的专利侵权纠纷解决方式
知识产权诉讼大多属于商业诉讼，即为争夺市场和技术垄断而产生的纠纷。所以，包括专利侵权诉讼在内的知识产权诉讼都是为商业利益服务的，诉讼仅仅是一种商业竞争的手段而非目的，企业应当清楚地认识到这一点。因此，在发生专利侵权纠纷时，企业应考虑多元化的纠纷解决方式，如果可以通过合作达到双赢，则应及时进行沟通，避免进入诉讼。在诉讼过程中，也可以通过转让或许可等方式发挥专利运营的市场效应，使诉讼双方握手言和。
第三节 典型案例精析
案例5：
北京英特莱技术公司等与上海森林特种钢门有限公司等侵害发明专利权纠纷上诉案[1]
【裁判要旨】
发明或者实用新型专利权的保护范围，包括权利要求记载的技术特征所界定的范围。权利人主张专利权保护范围包括等同的技术特征所界定的范围的，人民法院应当以该等同的技术特征确定专利权的保护范围。如停止使用侵权产品可能造成公共利益的重大损害的，可以不判决停止使用。
【案情简介】
涉案专利系专利号为ZL00107201.3，名称为“防火隔热卷帘用耐火纤维复合卷帘及其应用”的发明专利，申请日为2000年4月28日，授权日为2003年2月12日。涉案专利现为有效专利。专利权人为北京摩根陶瓷有限公司。2013年8月12日，北京摩根陶瓷有限公司与上诉人北京英特莱技术公司(原审原告，以下简称“英特莱公司”)就涉案专利权签订了《专利转让协议》，约定将涉案专利权转让给英特莱公司。
本案中，英特莱公司主张以涉案专利权利要求1作为指控侵权的依据，该权利要求1记载的内容为：“一种防火隔热卷帘耐火纤维复合帘面，其中所说的帘面由多层耐火纤维制品复合缝制而成，其特征在于所说的帘面包括中间植有增强用耐高温的不锈钢丝或不锈钢丝绳的耐火纤维毯夹芯，由耐火纤维纱线织成的用于两面固定该夹芯的耐火纤维布以及位于其中的金属铝箔层。”
2004年，被上诉人北京香江兴利房地产开发有限公司(原审被告，以下简称“香江兴利公司”)作为建设单位，对北京财富中心(一期)防火卷帘门供应及安装工程进行招投标。2004年2月14日，被上诉人上海森林特种钢门有限公司北京分公司(原审被告，以下简称“森林北京分公司”)向建设单位投送了标书。2004年4月22日，香江兴利公司以雇主的名义与上海森林公司签订了《合同协议书》，约定：上海森林公司作为承包商负责北京财富中心(一期)防火卷帘门的供应及安装工程，合同总金额1366468元。在上述合同履行过程中，香江兴利公司向森林北京分公司支付了合同款项1360073元。该项工程现已完工。
2011年5月17日，北京摩根陶瓷有限公司的委托代理人向公证处申请对申请人所拥有的涉案专利被侵权使用的情况进行证据保全。2011年8月16日，该委托代理人前往位于北京市朝阳区东三环中路7号的财富中心，对位于地下三层3B123和3A125车位旁侧的防火隔热卷帘进行了拍照取证。2013年8月15日，英特莱公司提起诉讼，要求法院判决：香江兴利公司停止使用侵权产品;森林公司、森林北京分公司停止制造、销售侵权产品;森林公司、森林北京分公司共同赔偿经济损失50万元及合理支出6.3万元。
庭审中，各方当事人结合该公证书照片中显示的被诉侵权产品的技术特征与涉案专利权利要求1中记载的技术特征进行了比对。英特莱公司认为，被诉侵权产品的帘面由多层耐火纤维布和中间的纤维毯相互间缝制在一起，纤维布是由耐火纤维纱线织成，两层纤维布中间的夹心是耐火纤维毯，金属铝箔层也贴在一层纤维布上，在夹心的一侧使用了不锈钢丝绳，故被诉侵权产品具备涉案专利权利要求1的全部技术特征。上海森林公司、森林北京分公司认可帘面是由多层耐火纤维制品制成，但是认为不锈钢丝绳不在夹心的中间，而是在一侧，且没有铝箔层。对此，英特莱公司又发表补充意见认为，不锈钢丝绳不在夹心的中间，而是在一侧属于等同的技术特征;照片中发亮的金属部分即是铝箔层，起到防热辐射作用。
【法院裁决】
一审法院认为：被诉侵权产品具备英特莱公司主张的涉案专利权利要求1的全部必要技术特征，落入涉案专利权的保护范围。涉案防火卷帘由上海森林公司提供，森林北京分公司亦参与了该工程的投标，二者应共同承担法律责任。香江兴利公司不知道被诉侵权产品是未经专利权人许可而制造并售出的侵权产品，并能证明该产品的来源，其本应依法停止使用侵权产品，但鉴于侵权产品已经实际安装使用，如果判决其停止使用，将会对所处建筑物的防火安全带来不利影响，同时亦不利于维护已经形成的社会经济秩序，故不宜判决香江兴利公司停止使用涉案侵权产品。
二审法院认为：被诉侵权产品将不锈钢钢丝绳放在耐火纤维毯的一侧，而涉案专利必要技术特征将钢丝绳放在纤维毯的中间，二者属于等同技术特征。关于被控侵权产品中是否存在金属铝箔层，从公证书照片中可以看出被控防火卷帘内包含银白色的金属箔层，其形态与铝箔层并无区别，且从本领域技术人员角度出发，防火卷帘内安装铝箔能够起到反射热辐射的作用，故原审法院认定是恰当的。香江兴利公司虽然实际使用了被控侵权产品，但其在诉讼中提供了侵权产品的合法来源。同时鉴于侵权产品已经实际安装使用，如果判决其停止使用，将会对所处建筑物的防火安全带来不利影响，同时亦不利于维护已经形成的社会经济秩序，因此，原审法院未判决香江兴利公司停止使用涉案侵权产品是恰当的。
【律师评析】
本案涉及的专利技术是关于“防火隔热卷帘用耐火纤维复合卷帘”，法院将原审原告英特莱公司提交的被控侵权产品公证书照片与原告授权专利权利要求1的技术特征进行比对，终认定被控侵权产品的技术特征全部落入专利权的保护范围，构成侵权。
本案中，判定专利侵权使用了“全面覆盖原则”，且在进行部分技术特征比对时，采用了“等同原则”。例如，被诉侵权产品将不锈钢钢丝绳放在耐火纤维毯的一侧，而涉案专利必要技术特征是将钢丝绳放在纤维毯的中间，法院认为，二者属于以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的等同技术特征。
本案值得关注的是，两级法院均未判决香江兴利公司停止使用涉案侵权产品。法院的理由主要是基于两点：(1)香江兴利公司不知道所使用的是侵权产品，且能够向法庭提供合法来源;(2)侵权产品已经实际安装使用，如果判决其停止使用，将会对所处建筑物的防火安全带来不利影响，同时亦不利于维护已经形成的社会经济秩序。笔者赞同法院的上述观点，因为本案香江兴利公司作为北京财富中心(一期)的管理单位，尽管使用了侵权产品，但该产品所安装的位置系公共区域，且涉案产品的功能是用于防火隔热。如果法院简单的依法判决停止使用，要求香江兴利公司拆除侵权防火卷帘，这必然会对公共财产和人员生命安全造成不利影响。此时，法院可不判决停止使用，而是可以支付专利许可使用费的方式要求使用者给予专利权人一定的经济补偿。但此类判决不能滥用，只有在涉及重大公共利益时才能个案考虑，否则对专利权人来说是不公平的。
本案还有一个值得我们商榷的问题，即一审和二审法院均在未看到被控侵权产品的前提下，仅依据原告公证书中的照片来进行技术特征的比对。被告对此提出异议，但法院仍未到现场进行勘验，就直接认定构成侵权。
笔者对此有不同意见。根据专利侵权判定的基本原则，原告作为涉案专利的专利权人应当就被控侵权产品的相应技术特征是否落入涉案专利权保护范围进行举证和说明，但原告在本案中并未向法庭提交被控侵权产品实物，也未申请法院进行现场勘验，仅仅提交一份公证书，依据公证书上的照片进行技术特征比对。这显然不符合专利侵权判定的基本要求，技术比对的客体显然存在错误。因为从原告提交的公证书照片来看，无法确定被控侵权产品的内部结构，故也就无法对产品相应的技术特征与专利进行比对。特别是，法院依据照片中包含银白色的金属箔层就直接推定是“金属铝箔层”而不是其他材料，有些不妥。其实，法院完全可以依职权到现场进行勘验，就双方争议的技术焦点进行现场比对，结果自然会一目了然，这不但从程序和实体上，保障了各方当事人的合法权益，也会让案件事实更加清晰，裁判更加准确。
案例6：
殷某与上海科炎光电技术有限公司、上海科润光电技术有限公司侵害发明专利权纠纷上诉案[2]
【裁判要旨】
被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同的，人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。教唆、帮助他人实施侵权行为的，应当与行为人承担连带责任。
【案情简介】
名称为“依次逐段发光的场致光缆线”的发明专利权人为上诉人(原审原告)殷某。该专利权利要求1为“一种依次逐段发光的场致光缆线，包括有发光芯线、辅导电线及透明外层，其中至少有两组发光芯线依次相互绞合成缆，或增设一中心线，至少有两组发光芯线依次螺旋缠绕在中心线上，其特征是：发光芯线只有向外的部分表面上涂有发光粉和粘结剂的混合层及金属透明电极层”。
经一审当庭拆封被控侵权产品USB3-W-T发光数据线，原告用其自带设备检测，该发光数据线通电后的效果系闪动发光，也即整条发光数据线部分区域始终不亮，部分区域闪动发亮。该发光数据线中心系三根包有绝缘层的金属基线相互缠绕，在上述相互缠绕的金属基线外壁全部涂有发光粉和粘结剂的混合层及电极层，外侧还有辅导电线及透明塑料外层。
原告认为被控侵权产品完全落入其权利要求1的保护范围，被告则认为其与原告权利要求1存在以下几个差异：一是被控侵权产品系闪动发光，不是依次逐段发光;二是被控侵权产品系金属基线的相互绞合，不存在发光芯线以及发光芯线相互绞合的技术特征;三是被控侵权产品在金属基线外部全部涂有发光粉和粘结剂的混合层及电极层，不存在仅在发光芯线向外部分涂抹;四是被控侵权产品外层系金属氧化物电极层，不存在金属透明电极层，并用万用表测试表面电极层，显示电阻较大。
二审庭审中，原告殷某用其自带的驱动器驱动被控侵权产品，根据不同的连接方式，被控侵权产品具有闪动、依次逐段发光等不同发光效果。另查明，涉案专利说明书第[0011]段记载，“本发明使用时采用特别的驱动器，内设专用程序控制芯片，使本发明中的每组发光芯线周期性导电、断电(一般为0.30秒至0.80秒)。由于本发明中的每组发光芯线采用绞合或螺旋缠绕之特殊结构，使整根缆线有逐段或逐点依次递进追逐发光的效果”。“实施例1：……使用时，每组中两根发光芯线通过一根导线与驱动器连接”。
原告殷某认为，两被告未经许可大量生产并销售侵犯原告发明专利的产品，侵犯了原告的专利权，给原告造成了巨大经济损失。据此，请求判令：(1)被告上海科炎光电技术有限公司(以下简称“科炎公司”)立即停止生产、销售侵权产品;(2)被告上海科润光电技术有限公司(以下简称“科润公司”)立即停止生产、销售侵权产品;(3)两被告立即销毁库存的侵权产品及其零部件、相关模具;(4)两被告赔偿原告经济损失人民币30万元;(5)两被告赔偿原告合理费用56170元;(6)两被告承担本案诉讼费用。
一审庭审中，原告明确依据专利权利要求1确定保护范围。
【法院裁决】
一审法院认为：被控侵权产品仅有闪动发光的效果，而原告权利要求1保护的系一种依次逐段发光的场致光缆线。本发明的目的就是要提供一种具有追逐发光动态效果的依次逐段发光场致光缆线，使整根缆线有逐段或逐点依次递进追逐发光的效果，而闪动发光区别于依次逐段递进追逐发光，不能实现原告专利的发明目的。另外，被控侵权产品与涉案专利包括有发光芯线、发光芯线依次相互绞合成缆、发光芯线只有向外的部分表面上涂有发光粉和粘结剂的混合层及电极层也存在差异。故被控侵权产品未落入专利权利要求1的保护范围。
二审法院认为：被控侵权产品与特殊的驱动器结合使用会落入涉案专利权利要求1的保护范围，即被控侵权产品可以用于实施涉案专利但并不直接侵犯涉案专利权。在使用驱动器进行驱动时，既可以实现涉案专利要求保护的依次逐段发光的效果，也可以实现常亮、闪动发光等其他发光效果，即被控侵权产品并非专门用于实施涉案专利的部件。另外，并无证据证明两被上诉人明知被控侵权产品可以用于实施涉案专利，仍然故意诱导、怂恿、教唆他人实施涉案专利，也没有证据证明两被上诉人在主观上有诱导或唆使他人实施涉案专利的故意，亦无证据能够证明两被上诉人明知他人准备实施涉案专利，仍然为其提供帮助。因此，两被上诉人的行为亦不构成教唆、帮助侵权。
【律师评析】
本案争议焦点在于，当不构成专利直接侵权的情况下如何对专利间接侵权行为进行认定。在专利侵权案件中，对于专利间接侵权的问题，我国专利法及相关司法解释均未有明确规定，司法实践中涉及该问题的专利侵权案件也比较少。本案中，二审法院对专利间接侵权的判定标准进行了研究和探索，特别是在被控侵权产品并非专门用于实施专利的情况下，如何正确认定专利间接侵权给出了意见。
本案，原告要求保护一种“依次逐段发光的场致光缆线”，根据现场演示及《司法鉴定意见》记载，该专利技术方案必须通过特殊的驱动器驱动才能实现依次逐段发光的效果。而两被告生产、销售的仅是发光缆线，并不包含驱动器，故不构成对原告专利权的直接侵权。但是，被控侵权的发光缆线在使用驱动器进行驱动时，通过不同的驱动方式，既可以实现原告专利要求保护的依次逐段发光的效果，也可以实现常亮、闪动发光等其他发光效果，也就是说被控侵权发光缆线可以用来实施专利。在此情况下，要认定两被告的行为是否构成专利侵权，还需要判断两被告的行为是否构成专利间接侵权。
《侵权责任法》第六条规定，“行为人因过错侵害他人民事权益，应当承担侵权责任”;第九条规定，“教唆、帮助他人实施侵权行为的，应当与行为人承担连带责任”。上述规定成为判定被告是否构成专利间接侵权的法律依据。二审法院认为，首先，被控侵权产品并非专门用于实施涉案专利的部件;其次，本案中并无证据可以证明两被告明知被控侵权产品可以用于实施涉案专利，仍然故意诱导、怂恿、教唆他人实施涉案专利，也没有证据证明两被告在主观上有诱导或唆使他人实施涉案专利的故意，亦无证据能够证明两被告明知他人准备实施涉案专利，仍然为其提供帮助。因此，两被告制造、销售被控侵权产品的行为不构成教唆、帮助侵权，即不属于专利间接侵权。
从本案二审判决来看，认定专利间接侵权可分为两种情况[3]：(1)如果被控侵权产品是专门用于实施专利的，由于被控侵权产品只能用于实施专利，故可以直接推定被告具有教唆、引诱他人实施专利的故意，从而认定被告生产、销售被控侵权产品的行为构成专利间接侵权;(2)如果被控侵权产品可以用于实施专利，也可以用于其他用途，则需要根据被告的行为进行判断。通常情况下，只有在被告具有积极诱导他人实施专利的行为，例如提供专利发明创造的图纸、传授专利技术方案、产品宣传时强调可以实施专利等，才可以认定被告的行为具有教唆、引诱他人实施专利的故意，从而认定被告生产、销售被控侵权产品的行为构成专利间接侵权。
[1] 案号：(2014)高民(知)终字第2477号。
[2] 案号：(2014)沪高民三(知)终字第45号。
[3] “高院民三庭就一起涉及专利间接侵权认定的疑难案件作出判决”，载上海法院知识产权司法保护网
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