国外及我国港澳台专利申请策略

本书充分分析同类品种的特点，注意吸引其优点，力求本书的准确性、可读性以及实用性很强。（1）本书由海外专利实务经验丰富的专利代理人、企业法务人员以及海外专利律师担当撰稿人，将多年实务经验以及目的国法律经验进行总结。其中包括在国内专利代理公司执业的具有丰富海外专利申请经营的专利代理人、海外申请量较大的国内企业的法务人员以及美国专利律师、欧洲专利律师、韩国专利律师等人员构成本书的撰写团队。（2）本书在撰写过程中兼顾不同国家的特点进行分别撰写，并且针对较复杂的问题，结合案例进行分析。撰写团队根据其在不同的国家的实践经验，分别结合案例对该国的申请策略进行分析和解读，而这些实务经验不同于仅仅的理论研究，对于企业人士具有较高的参考价值。在案例选取过程中，尽量选取具有影响力并且具有典型意义的案例，期望能够启发读者进行思考，从而，后续处理相同的问题能够更得心应手。（3）通过针对海外国家和地区与国内的不同进行比较说明，结合实践经验，便于读者快速理解和掌握不同的国家的特点。 
 

本书系统介绍了海外专利申请的策略，其包括海外专利申请的总体策略，美、欧、日、韩、印度、巴西，我国港澳台等国家和地区的具体申请策略，着重论述了不同国家专利申请制度的特殊性、不同国家专利申请实务经验以及不同国家专利申请文件的撰写技巧。

马天旗，国家知识产权局副处长，全国专利侵权判定咨询专家库专家。主编《专利分析》《专利布局》《专利挖掘》《高价值专利筛选》《高价值专利培育与评估》《专利转移转化案例解析》等书籍。

焦红芳，国家知识产权局副处长，国家知识产权局国际型审查专家、高层次人才、世界知识产权组织国际议员，曾赴西班牙阿利坎特大学、欧专局、韩国特许厅等地学习或交流，对国外专利制度有深入研究。

王鹏鑫，就职于中科专利商标代理有限责任公司。曾就职于国家知识产权局担任专利审查员。在专利审查、专利代理等方面具有丰富的实务经验。

王赛，北京华进京联知识产权代理有限公司专利部经理、专利代理人，2017年入选中关村涉外知识产权服务专家库专家及北京市海淀区政府知识产权专家库专家，曾担任富士康科技集团智权运营管理处专利工程师。

罗家忠，博士(Ph.D.)，法学博士(J.D.)，美国专利律师，现就职于杜恩·莫里斯(DuaneMorris)律师事务所。毕业于南开大学，化学学士，高分子化学与物理硕士；俄亥俄州立大学，材料科学与工程博士；天普(Temple)大学，法学博士。11项专利的发明人。

张颖，2003～2014年在某大型涉外专利代理公司工作，从2014年起作为北京卓孚知识产权代理事务所的创始合伙人。在生物医药领域的专利申请、复审和无效方面积累了丰富的经验，还帮助一些中国医药企业进行海外专利的布局。

郑小粤，广州华进联合专利商标代理有限公司合伙人。现为国际知识产权律师联合会（FICPI）中国分会的会员，并且担任中华全国专利代理人协会培训教师。2017年入选北京市海淀区政府知识产权专家库。

金亦林，就职于德国冠科（Grunecker)律师事务所，作为德国专利律师、欧洲专利律师、欧洲商标与外观设计律师执业，在丰富的欧洲知识产权申请实务经验基础上，代理过大量国内企业在德国的专利诉讼、无效和异议案件。

赵永辉，北京华进京联知识产权代理有限公司合伙人，专利代理人，IPMS外审员。曾任职于富士康法务智权处、国家知识产权局专利局机械发明审查部，主持和参与多项研究课题和项目，多篇文章获得全国优秀论文称号，参与《IP之道》一书的编写工作。

李晓蕾，北京华朗律师事务所合伙人，律师，具有中国专利代理人资格。毕业于北京大学化学专业，并在中国社会科学院获得法律硕士和法学博士学位。熟悉中国和欧美法律，在专利申请、无效和诉讼方面具有丰富的实务经验。

游良辰，博士，就职于中科专利商标代理有限责任公司。先后毕业于北京大学、德国马普胶体与界面研究所，熟悉欧美专利法律并具有丰富的实务经验，为国内外企业提供涉及专利布局策略、专利权获取、专利权运用等方面的法律服务。

肖鹏，国家知识产权局处长、二级（副司级）审查员，曾担任法国国际工业产权研究中心（CEIPI）访问学者，世界知识产权组织国际译员。参与省部级课题研究10余项，并参与翻译出版了法文版和日文版的《专利审查指南》。

薛远村，知识产权管理硕士、斯特拉斯堡商学院客座讲师；法国商标、外观设计代理人。长于中法知识产权比较法，为中法企业和事务所提供专利布局暨商标保护策略咨询、培训、讲座。合著有《中国企业徽标赏析百例》。

雒运朴，中科专利商标代理有限责任公司合伙人。毕业于清华大学，曾在企业从事机械设备技术、品质管理工作十余年；在机械领域的专利代理、复审和无效、专利诉讼等方面具有丰富的实践经验，熟悉日本专利代理实务。

李宗基，中科专利商标代理有限责任公司韩国事务总监。韩国专利商标律师。毕业于中国社会科学院（法学硕士）。曾就职于韩国特许厅（工作25年，历任审查官、审判官），并派驻中国国家知识产权局任派遣官。在中国出版《韩国商标法》。

李提摩西(TimothyLee)，毕业于中国人民大学法学专业，韩国HUI国际知识产权联合创始人，北京商专永信知识产权代理事务所国际合伙人，前韩国HANA特许法人国际部部长，具有多年涉外知识产权事务实践经验。

申东昈，韩国专利律师，商标律师，毕业于韩国西江大学生命科学专业，前韩国HANA特许法人化学和生物专利律师，代理过大量涉外专利申请、无效案件侵权诉讼，拥有丰富的实践经验。

雒纯丹，北京格旭知识产权代理事务所所长、专利代理人、诉讼代理人。代理的案件中曾有2件分别被专利复审委员会和法院评为2011年度典型案例、2013年度典型案例。能够从技术的市场应用角度挖掘布局专利，提供规避侵权的意见。

张琛，中科专利商标代理有限责任公司专利代理人，代理过大量国内申请以及国内公司的海外申请，具有丰富的海外知识产权事务实践经验。

冷耀世，在我国台湾地区上市公司担任法务及智权*高主管，“台湾智慧财产局”前审查员，著有专利、商标等多本著作；擅于专利审查、专利代理、规避设计及专利授权谈判，并多次受邀在各大学以及企业进行知识产权方面的讲座。

◎第一章国外及我国港澳台专利申请的总体策略001

第一节专利申请考虑因素｜001

一、是否适合进行专利保护｜002

二、是否值得申请国外及港澳台专利保护｜002

三、如何选择申请国家或地区｜003

四、资助政策的利用｜005

五、专利类型的选择｜005

第二节专利申请途径｜006

一、《巴黎公约》途径｜006

二、《专利合作条约》（PCT）途径｜009

三、向国家直接递交申请｜012

四、《海牙协定》途径｜014

第三节专利申请加快程序｜015

一、专利审查高速路（PPH）程序｜015

二、针对重要申请的加快程序｜017

三、通过放弃权利而得到的加快审查｜017

四、通过付费而得到加快审查｜017

◎第二章PCT途径专利申请策略019

第一节PCT申请途径｜019

一、申请资格｜019

二、受理局的选择｜020

三、申请语言｜021

四、递交方式｜021

第二节PCT审查程序和流程｜022

一、申请及受理｜022

二、国际检索｜023

三、国际公布｜024

四、补充国际检索｜026

五、国际初步审查｜026

六、进入国家阶段｜027

第三节PCT特色程序｜028

一、援引加入｜028

二、补充国际检索｜028

第四节PCT申请费用及期限｜030

一、PCT国际阶段需要缴纳的费用｜030

二、费用的减免｜032

三、费用退还｜032

四、缴费期限｜033

第五节PCT申请策略｜034

一、优先权请求｜034

二、申请文件的改正与修改｜035

◎第三章美国专利申请策略039

第一节专利申请途径｜040

一、专利申请的三种途径｜040

二、通过PCT途径提出美国专利申请的两种方式｜040

三、PCT途径与《巴黎公约》途径之间的选择策略｜041

四、专利申请的审查和授权机构｜042

五、专利律师和专利代理人｜042

六、正式专利申请提交的文件｜043

第二节审查程序和流程｜044

一、发明专利申请的基本审查流程｜044

二、主动修改时机｜045

三、限制要求与分案申请｜045

四、实质审查程序｜048

五、提交信息披露声明｜050

第三节审查标准｜052

一、专利种类与审查要求｜052

二、专利保护期限｜055

三、发明人制度与专利所有权｜056

四、发明专利保护客体｜058

五、先发明制与先申请制｜062

六、新颖性｜063

七、创造性｜072

八、说明书与权利要求的书写要求｜073

九、明显型重复专利｜075

第四节申请专利的费用和加快策略｜077

一、专利申请的主要官费｜077

二、时间及费用节省策略｜078

三、加速授权策略｜080

第五节专利申请之前和之后的考虑和建议｜084

一、专利申请之前的考虑｜084

二、专利申请中对专利授权后的一些基本考虑｜088

三、专利申请中的法律义务｜089

第六节总结｜092

◎第四章欧洲专利申请策略094

第一节申请途径｜095

第二节审查程序和流程｜096

一、《欧洲专利公约》体系｜096

二、通过《巴黎公约》途径申请欧洲专利｜098

三、通过PCT途径进入欧洲阶段｜101

四、实审程序中的特殊程序｜104

五、申请人提交欧洲专利申请文件的注意事项｜105

第三节专利审查标准｜110

一、不授权客体｜111

二、新颖性｜111

三、创造性｜112

四、工业实用性｜116

第四节涉及计算机程序的撰写与答复策略｜118

第五节申请欧洲专利的费用和加快策略｜122

一、官费和代理费预算｜122

二、加快程序简介及利用策略｜123

第六节外观设计申请策略｜130

一、欧洲外观设计保护概况｜130

二、保护外观设计的途径｜131

三、注册外观设计｜131

四、通过《海牙协定》途径申请欧洲外观设计｜139

五、非注册外观设计｜140

◎第五章英国专利申请策略142

第一节申请途径｜143

一、发明专利申请进入英国的途径｜143

二、发明专利申请的程序｜144

第二节审查标准｜150

一、新颖性、创造性和工业实用性｜150

二、涉及治疗或诊断方法的发明｜151

三、用方法限定的产品权利要求｜151

四、参数限定的权利要求｜152

第三节费用、时间、申请策略｜152

一、费用｜152

二、时间｜154

三、申请策略｜155

第四节英国知识产权局（UKIPO）的其他服务｜156

一、补充保护证书｜156

二、英国知识产权局（UKIPO）的法律意见服务｜156

第五节外观设计的申请策略｜158

一、注册外观设计的保护客体｜158

二、注册外观设计的授权条件｜158

三、注册外观设计的程序和文件｜159

四、注册外观设计的费用｜160

◎第六章法国专利申请策略161

第一节法国专利申请｜161

一、申请途径｜162

二、审查程序和流程｜164

三、审查标准｜170

四、申请与审查费用｜170

五、专利申请布局策略｜173

第二节法国工业品外观设计申请｜174

一、法国外观设计的保护客体｜174

二、法国外观设计的申请途径｜175

三、法国外观设计的授权条件｜175

四、法国外观设计的注册程序｜176

五、法国外观设计的注册费用｜177

六、法国外观设计的注册无效｜179

第三节法国知识产权的其他特殊制度｜180

一、法国知识产权的保护机制｜180

二、法国海外领地和属地的知识产权保护｜182

三、Soleau信封备案制度｜182

◎第七章德国专利申请策略184

第一节专利申请策略｜185

一、申请途径｜185

二、审查标准｜191

三、费用、时间、申请途径的选择｜192

第二节实用新型申请策略｜194

一、申请途径｜195

二、保护客体及审查程序｜195

三、费用、申请策略｜198

第三节外观设计的申请策略｜199

一、注册外观设计的保护客体｜200

二、注册外观设计的授权条件｜200

三、注册外观设计的程序和文件｜200

四、注册外观设计的费用｜201

◎第八章日本专利申请策略203

绪论｜203

第一节申请途径｜204

一、日本专利申请的两种途径｜204

二、专利代理｜205

第二节审查程序和流程｜205

一、审查程序｜205

二、审查流程｜206

第三节审查标准和申请策略｜207

一、发明和实用新型的申请文件撰写｜207

二、与专利申请策略相关的注意事项｜224

第四节期限和费用｜241

一、相关期限｜241

二、相关官费｜243

第五节外观设计的申请｜245

一、实质审查｜245

二、部分外观设计｜245

三、秘密外观设计｜246

四、关联外观设计｜247

◎第九章韩国专利申请策略249

第一节申请途径｜250

一、申请流程｜250

二、有利于申请人利益的制度｜252

第二节审查流程和标准｜253

一、审查流程概要｜253

二、专利授权的条件｜256

三、定制化的审查及专利审查3.0｜257

第三节特有制度及新实施的制度｜263

一、特有制度｜263

二、新实施的制度｜264

第四节外观设计保护制度｜264

一、授权条件｜264

二、部分实质审查制度｜265

三、外观设计审查流程｜265

四、外观设计保护法上的特有制度｜266

第五节审查周期及费用｜269

一、审查处理周期｜269

二、费用｜269

◎第十章印度专利申请策略273

第一节申请途径｜274

一、直接提交临时申请｜274

二、直接提交正式申请｜274

三、先向中国申请再向印度提交申请｜274

四、以PCT申请进入印度国家方式提交申请｜275

第二节审查程序和流程｜275

一、审查程序｜275

二、申请人关于提交文件注意事项｜277

第三节审查标准｜278

一、关于新颖性｜279

二、关于创造性｜280

三、关于工业应用性｜283

四、关于印度专利法排除保护的主题｜283

五、关于涉及计算机程序和商业方法的发明的案例｜287

六、关于单一性的规定｜289

第四节申请费用、加快程序和布局策略｜292

一、官费和代理费预算｜292

二、申请周期和加快程序｜294

第五节外观设计专利简介｜296

一、外观设计的授权条件和审查流程｜296

二、外观设计的费用｜297

第六节关于增补专利｜297

一、增补专利的概念｜297

二、独立专利与增补专利的转换｜298

三、增补专利的保护期限｜298

第七节强制实施许可制度和商业实施报告制度｜298

一、强制实施许可制度｜298

二、商业实施报告制度｜298

◎第十一章我国台湾地区专利申请策略301

第一节申请途径｜301

一、互惠原则与优先权的主张｜301

二、与优先权有关的其他规定｜301

三、先申请原则｜302

四、专利代理｜302

第二节审查程序和流程｜303

一、审查程序的类型｜305

二、说明书、申请专利范围及图式｜308

三、举发（专利权无效宣告）与行政救济｜309

第三节审查标准｜310

一、专利审查标准（审查基准）｜310

二、两岸审查制度上的差异｜313

第四节申请费用、时间、布局、获权｜314

一、专利申请费用（程序实审再审代理）｜314

二、三种专利审查所需时间｜315

三、申请布局（一案两请一案三请优先权主张）｜316

四、获准领证（一件专利有效的条件，发明与新型的选择）｜316

◎第十二章中国香港、澳门专利申请策略318

第一节香港专利类型、基本特点和申请途径｜319

一、专利类型｜319

二、专利的基本特点｜319

三、专利申请途径｜319

第二节香港专利审查程序和流程｜320

一、标准专利｜320

二、以国际申请（PCT）为基础的标准专利｜324

三、短期专利｜326

四、以国际申请（PCT）为基础的短期专利｜328

五、外观设计｜329

第三节香港专利申请策略｜330

一、基于标准专利的申请策略｜330

二、基于短期专利的申请策略｜330

三、基于外观设计的申请策略｜330

第四节澳门专利类型、基本特点和申请途径｜331

一、专利类型｜331

二、专利的基本特点｜331

三、专利申请途径｜331

第五节澳门专利审查程序和流程｜332

一、内地发明专利申请延伸至澳门｜332

二、内地已授权发明专利延伸至澳门｜333

三、在澳门直接提出专利申请｜335

第六节澳门专利申请策略｜337

一、基于“延伸”制度的申请策略｜337

二、基于“直接申请”制度的申请策略｜337

三、基于设计及新型专利的申请策略｜338

今天的全球经济为中国企业走出去创造了大量机遇——企业无论规模大小，都有机会跨越国境、边境出售产品与服务。在这一过程中，知识产权已逐渐成为中国企业参与国际竞争的重要武器。重视在海外寻求专利申请和保护，体现的不仅是企业知识产权能力的增长，更重要的是它可以为企业海外发展提供有力的支撑。2018年上半年，中国申请人通过国家知识产权局提交的PCT（专利合作条约）国际专利申请达2.16万件，同比增长7.6%。世界知识产权组织发布的2017年PCT国际专利申请情况报告显示，华为以4024件PCT国际专利申请量排名全球企业第一，中兴通讯则以2965件申请量名列第二。

规划海外专利战略和专利布局，离不开寻求有效的专利保护途径。向海外提交专利申请的第一步就是要结合国内申请和海外申请的需求选择合适的申报途径和方式。另外，企业在海外的销售量越大，遇到专利威胁的概率越高，发生专利纠纷后的潜在损失也越大，所以专利数量也必须与市场销售规模相匹配。更为重要的是，企业的海外专利布局重点应当帮助企业化解两种风险，即企业海外专利产品研发、销售过程中面临的专利权利流失风险和专利侵权导致的法律风险。专利权利流失风险主要指在研发过程中产生的技术成果未进行及时、有效的保护和布局，或专利授权后未能对有价值的专利进行及时维护导致的权利丧失或不能有效行使的风险，以及对外技术合作过程中因权属、责任约定不明造成的权利流失的风险。

我国企业海外专利布局存在区域不均衡、技术领域覆盖存在结构性缺陷、专利创新性和影响力低等问题。目前中国的本国人发明专利申请量和授权量同时位居世界首位，成为名副其实的专利生产大国。但中国向海外申请专利的水平和实力还比较薄弱。WIPO《世界知识产权指标报告（2017）》显示，自2012年超过日本以来，中国一直是全球专利申请的最大发源地。但是，来自中国的所有申请中约有96%是在中国提交的，只有4%在国外提交。海外专利占比低，说明我国绝大多数企业未走出国门参与国际竞争。我国国际专利的技术领域覆盖存在结构性缺陷，多数技术领域仍由发达国家主导。

2016年汤森路透公布的全球企业百强创新榜中，中国内地企业无一入围。海外专利布局质与量的困境成为限制我国企业乃至国家发展的牢笼。因此在“创新驱动战略”和“走出去战略”背景下，研究我国企业海外专利布局困扰及其背后的原因和优化策略具有重要的现实意义。

为有效确保企业海外权益，国家知识产权局围绕企业海外获权、维权，开展了大量工作，先后与超过20个国家和地区的专利审查机构签订了“专利审查高速路”（PPH）协议，PPH合作网络已具规模；中国国家知识产权局和世界知识产权组织在京共同签署了《加强“一带一路”知识产权合作协议》，愿将全球知识产权服务体系等国际资源引入中国，服务于中国企业海外的申请与注册；设立中国企业知识产权海外维权互助基金，为企业海外知识产权维权提供资金保障；建设专业的海外知识产权信息平台，为企业“走出去”提供参考，等等。

本书为读者全景展示了向国外及我国港澳台地区申请专利的综合性策略，接着对美、欧（包括英、法、德）、日、韩、印以及我国港澳台地区申请专利的途径、流程、审查标准、加快程序、费用等综合性知识和技巧进行详细论述，并结合实际案例和实操性技巧进行归纳和总结。本书为专利工作者提供了较为完整和系统的国外及我国港澳台地区的专利申请策略。

当下，强化企业海外专利布局的能力已经成为我国知识产权强国建设、支撑创新驱动发展的重大课题。我希望并相信本书的出版，能够为我国创新主体以国际视野研究制定合理的海外专利布局策略、为专利服务机构提升海外专利布局决策支持能力提供有益的参考和借鉴。

（四）例外情形的运用策略

（1）正常情况下仍应先申请后公开

美国专利法第102条规定的例外情形和世界上大多数国家相同。例如，中国和欧洲对于现有技术的规定都相冲突，如果申请人希望在其他国家，如中国和欧洲获得专利权，是无法采用先公开自己发明的策略来规避他人的在先公开的。因此，正确的做法仍然是尽早提出中国专利申请，并以《巴黎公约》或PCT方式进入美国，在提出中国专利申请后即可将发明公开。

（2）申请美国专利，挽救意外公开的发明

但在现实中，尤其是科研机构或者专利管理制度不完善的企业，经常会存在为了发表论文或进行产品宣传而在申请专利前将发明先公开的情况。这时申请人再咨询国内专利代理机构，得到的答案大多数会是专利申请无法授权。而实际上，虽然申请人确实已不能在中国获得专利权，但在美国其实仍然存在得到专利保护的机会。如果申请人的发明非常重要，存在海外专利保护的需要，则可以考虑直接进行美国专利申请。

（3）申请地也可以是中国

有时候申请人发现自己的发明已经被意外公开将要超过一年了，此时再办理美国申请已有些来不及。这时其实也可以先提出一件中国专利申请，然后通过《巴黎公约》或PCT方式在12个月内或30个月内进入美国。美国专利法第102条规定的例外情形给予发明人一年的宽限期是从优先权日开始起算，申请人的中国专利申请的申请日一旦确立，只要处于公开不超过一年的宽限期，在后提出的美国专利申请同样可以享受美国第102条规定的例外情形。这样做的好处是申请人可以用中文以自己熟悉的方式提交申请，避免忙中出错或者出现申请文件撰写不完善的情况。

可以看到，虽然已改为先申请制，但源于先发明制的美国与世界其他国家和地区对于哪些是适用于评价专利申请新颖性和创造性的前案的规定不尽相同，中国申请人可以利用美国法律对现有技术和抵触申请的例外情形，对申请前公开的发明做最大限度的挽救。

临时申请以其提交文件和办理手续简单的特点，成为很多美国申请人的首选。其实中国申请人如果计划在美国申请专利，提交临时申请也是不错的选择。中国专利法中仅规定向国外申请专利前需要提出保密审查，但并未规定首次申请一定要在中国提出，这使得中国申请人运用美国临时申请成为可能。中国申请人可以先提交保密审查，然后直接在美国提出临时申请，在后的中国和美国申请均可主张该临时申请的优先权。

由于临时申请提交的可以是草稿性文件，所需准备时间相对较短，当发明公开的紧迫性较高时，提交临时申请可以迅速确立较早的优先权日。并且，临时申请可以使用中文提交，只要在官方规定的期限前提交英文翻译即可。临时申请能够使支付正式申请费的时间延后，对于缺乏资金或不确定发明是否具有申请专利的价值时，可以考虑提出临时申请，并在申请后的12个月内寻求资金或判断发明价值，也可考虑将发明转让给他人进行正式专利申请。

对于一个正式申请，其临时申请的数量没有限制，也就是正式申请可以要求多个临时申请的优先权，只要正式申请的申请日在最早的临时申请提出后12个月内即可。

在实际运用时，经常可以在首次临时申请后的12个月内，提出多个相关的临时申请。这一策略非常适合用于复杂、重要且竞争激烈的技术上。因为对于大家都在研发的一项热门技术，等待其涉及的每个技术特征都完善后再进行申请可能已经来不及，那么运用多次提出临时申请的策略可以为每个重要的技术特征确立自己的优先权日，对于后续正式专利申请的授权和无效诉讼将非常有帮助。