商标实务指南与司法审查

　　《商标实务指南与司法审查》既有原理的解释，又有案例对原理的解读；既有对已然问题的探讨，也提出了一些需要思考的问题，分析逻辑与经验之间的互动与问题，对诸多被误读的规则与错误的经验进行了分析并提出了解决方案，是相关从业人员案头常备的一本工具书。

　　曹阳，复旦大学法学博士，哈佛大学互联网研究中心高级访问学者，上海市浦江学者，中国科技法学会优秀人才奖获得者，代表中国参加第十四届WIPO与WTO共同主办的发展中国家与新兴经济体国家知识产权教师研修班。

　　现任上海政法学院经济法学院副教授，硕士生导师，上海政法学院科技法研究中心、知识产权研究中心负责人，兼职律师。出版专著《国际法视野下的粮食安全问题研究》《国际知识产权制度：冲突、融合与反思》与《跨国并购与专利保护》，参编”十二五”国家重点图书出版规划项目《知识产权法学：理论·实务·案例》（第二版）。在《Queen Mary Journal of Intellectual Property》(SSCI)《中国图书馆学报》《知识产权》《东方法学》《文汇报》等报刊发表大量论文，其中多篇被人大复印资料转载。

　　主持国家社科基金二项、国家知识产权软科学课题一项，参与*、国家知识产权局、上海市法学会、浙江省法学会等多项课题。

　　现兼任中国科学技术法学会常务理事，复旦大学知识产权研究中心特邀研究员。

章商标的本质与功能
节商标的起源与发展
第二节商标的本质
一、商标权与著作权、专利权的区别
二、作为“信息”的商标
第三节商标的功能
一、识别商品来源
二、减少搜索成本
三、保障产品质量
四、彰显企业形象
第二章商标分类
节商品商标与服务商标
一、商品商标
二、服务商标
第二节集体商标与证明商标
一、集体商标
（一）集体商标与商品商标
（二）集体商标与地理标志
二、证明商标
（一）非产地生产者的使用
（二）来自相同产地生产者的使用
第三节传统商标与非传统商标
第三章商标取得实体要件之一：条件
节商标构成要素
一、文字商标
二、图形商标
三、组合商标
四、颜色商标
五、立体商标
六、声音商标
七、位置商标
八、其他类型的商标
第二节显著性
一、显著性、区别性、识别性
二、显著性层次
（一）任意性或者臆造性商标
（二）暗示性商标
（三）描述性商标
（四）通用名称
三、第二含义
（一）定义
（二）判断方法
（三）立体商标的第二含义
1.商品包装
2.商标与商品合一
3.位置商标
四、显著性判断准则
（一）结合相关公众认定
（二）结合实际使用认定
（三）整体认定原则
五、显著性判断方法
（一）独创性标识
（二）广告语
（三）通用名称
1.获取显著性
2.评审时标识成为通用名称
3.“地名 通用名称”
4.包含通用名称的标识
（四）描述性标识
（五）立体商标
（六）本行业或相关行业通用的专业技术术语
（七）表示商品的原料
（八）地名标识
六、显著性丧失
第三节合法性
一、国字号商标
（一）与国家名称相同或近似
（二）含有国家名称
（三）“国 其他”
二、与中央国家机关的名称、标志、所在地特定地点的名称或者标志性建筑物的名称、图形相同
三、带有欺骗性的商标
四、有害于社会主义道德风尚
五、不良影响
（一）潜在或现存的私人权益
（二）公有领域的标识
（三）对来源产生误认
（四）保护宗教信仰
（五）外文商标的不良影响
（六）不良影响的判断主体
六、不正当手段
（一）欺骗手段
（二）其他不正当手段
（三）适用阶段
第四节非功能性
一、功能性含义
二、美学功能性
三、实用功能性
（一）三维商标的功能性
（二）二维商标的功能性
第四章商标取得实体要件之二：相对条件
节冲突申请
第二节在先权益
一、著作权
（一）标识独创性判断
（二）著作权权属证明
二、地理标志
（一）在先善意取得商标
（二）地理标志的保护范围
三、企业名称、字号、商号
四、姓名权、肖像权
五、外观设计专利权
六、使用并有一定影响的商标
（一）不正当手段
（二）使用并产生一定影响
1.使用
2.一定影响
3.恶意与商标影响之间的关系
七、被代理人、被代表人以及特定关系人的未注册商标
（一）被代理人、被代表人、合同、业务等关系的相对方
（二）适用范围
八、
（一）未注册
（二）已注册
（三）恶意注册
九、商品化权
十、商业外观（有一定影响的商品名称、包装、装潢）
十一、其他在先权益
十二、在先权益失效
第五章商标获权程序
节使用取得
一、使用要求与方式
二、识别性
三、未注册
第二节注册取得
一、申请程序
（一）商标申请人
（二）商标申请原则
1.诚实信用
2.自愿与强制相结合
3.在先申请优先兼顾使用
（三）申请日
（四）申请文件
（五）商标申请的审查
1.形式审查
2.实质审查
3.审查过程中的说明、修正与分割
4.审查结果
二、异议程序
（一）异议程序的修订
（二）异议理由与主体
（三）异议结果
三、复审程序
（一）驳回复审
（二）异议复审
（三）无效复审
（四）撤销复审
四、评审程序
（一）评审程序的性质
（二）驳回复审中的评审
（三）异议复审中的评审
（四）无效复审中的评审
（五）撤销复审中的评审
（六）其他评审注意事项
1.复审的受理与审查
2.证据规则
3.违反法定程序
五、商标确权、授权行政诉讼程序
（一）审查范围
（二）新证据
（三）实质性解决纠纷
第三节商标国际注册
一、商标国际保护的历史与发展
二、以中国为原属国的商标国际注册申请
三、指定中国的领土延伸申请
第六章商标失权程序
节商标无效
一、法律依据
二、无效宣告审理
三、理由
四、相对理由
（一）在先权益
（二）冲突申请
五、法律后果
第二节商标撤销
一、法律依据
二、撤销理由
（一）未按规定使用
（二）通用化
（三）连续三年不使用
1.法律规定
2.连续三年
3.停止使用
三、撤销的法律后果
第三节商标注销
一、主动注销
二、期满不续展被注销
三、错误注销
第七章商标利用
节商标许可
一、相关法律依据
二、许可类型
三、许可备案
四、许可合同解除
五、许可费返还
六、质量控制
第二节商标转让
一、商标转让的法律要求
二、商标转让的法律后果
三、擅自转让
四、商标转移
五、商标转让争议
第三节商标的其他利用方式
一、质押
二、证券化
三、商标其他利用方式
第八章商标权内容
节商标权的本质
一、标识性权利
二、排他性权利
三、商标权与商标申请权
第二节商标权特征
一、商标权的相对性
二、商标权的非稳定性
三、商标权的地域性
第三节商标权范围
一、商标权的积极权能
二、商标权的消极权能
第四节商标权的具体内容
一、禁止混淆
二、禁止假冒与反向假冒
三、禁止淡化
第九章商标侵权与抗辩
节商标侵权判断的标准
一、商标侵权判断标准的立法例
二、中国商标侵权判定标准
（一）商标侵权标准的理论探讨
（二）商标性使用是否构成商标侵权行为的前提
（三）现行《商标法》所确立的标准
1.“商标相同 商品相同”标准
2.“商标相同 商品近似”或“商品相同 商标近似”或“商品
类似 商标近似 混淆可能”标准
第二节商标侵权判断的具体方法
一、商标侵权判断主体
二、商标相同判断
三、商标近似判断
（一）法律规定
（二）商标近似判断的标准
（三）商标近似判断原则
1.以相关公众的一般注意力为标准
2.整体对比与主要部分对比
3.隔离观察
4.是否考虑商标显著性与知名度
（四）商标近似判断的具体方法
1.商标近似判断的注意事项
2.“音”的近似性判断
3.“形”的近似性判断
4.“义”的近似性判断
5.文字商标的近似性判断
6.图形商标的近似性判断
7.组合商标的近似性判断
四、商品类似判断
（一）商品类似判断的法律规则
（二）商品类似判断的原则
1.以相关公众的一般认知综合判断
2.参考《商标注册用商品和服务国际分类表》与《类似商品和
服务区分表》
3.混淆
4.知名度、显著性
（三）商品类似判断的具体规则
1.不是对商品做物理属性的比较
2.逐一比对
3.参考《区分表》
4.纳入关联商品
（四）商品类似判断的具体方法
1.商品与服务之间的类似
2.类似服务的认定
3.商品类似的判断
五、混淆可能判断
（一）价值与作用
（二）混淆可能的分类与法律表达
1.初始兴趣混淆
2.售后混淆
3.反向混淆
4.关联关系混淆
（三）混淆可能的判断方法
六、商标共存
（一）协议共存
（二）实际区分
七、延伸保护
第三节商标侵权行为的具体表现
一、相关法律与司法解释所规定的商标侵权行为类型
二、具体侵权行为判断
（一）在相同的商品上使用相同的商标
（二）在相同或类似的商品上使用相同或近似的商标
（三）将他人商标作为企业名称（字号）使用
（四）将他人商标作为商品名称使用
（五）将注册商标用作地理标志使用
（六）将商标用作商业外观(trade dress)
（七）将商标用作域名
（八）在牌匾、招牌、网站等中使用注册商标
（九）回收再利用的商标使用
（十）楼盘名称侵权
（十一）销售侵权
（十二）反向假冒
（十三）仿冒
（十四）间接侵权
1.伪造、擅自制造商标标识以及销售行为
2.帮助侵权
第四节商标侵权抗辩
一、一般理论
二、合理使用
（一）非商业过程中使用
（二）描述性使用
1.通用名称与图形意义上的使用
2.包装、装潢使用
3.地名意义上的使用
4.广告中的使用
5.产品特征意义上的使用
6.企业名称意义上的使用
7.贴牌加工
（三）指示性使用
1.产品销售环节中的使用
2.产品销售前的使用
3.比较广告
三、权利穷竭
（一）国内穷竭
（二）国际穷竭
四、先用权
五、其他抗辩
（一）善意销售抗辩
（二）时效抗辩
（三）未使用抗辩
（四）权利滥用抗辩
第十章的法律保护
节保护法理
第二节保护模式
一、国际条约与保护相关的规定
二、的保护模式
（一）反淡化模式
（二）制度
（三）防御商标制度
第三节中国与相关的法律规定
一、现行商标法的规定
二、司法解释
三、部门规章
第四节认定途径
一、商标管理程序中的认定
二、商标异议程序中的认定
三、商标争议程序中的认定
四、司法认定
第五节的认定规则
一、事实认定
二、被动保护
三、个案认定
四、按需认定
五、认定标准
（一）判断主体
（二）驰名的地域
（三）举证责任、证明标准与方法
1.举证责任
2.证明材料
3.考量因素
第六节的保护范围
一、复制、摹仿与翻译
二、误导、淡化、不正当竞争
（一）误导
（二）纯粹淡化理论的适用
（三）不正当竞争保护
三、与驰名范围相适应
第十一章侵权救济
节确认不侵权诉讼
第二节停止侵权
一、临时禁令
（一）申请主体
（二）申请条件
1.权利人必须存在有效、稳定的商标权
2.正在实施或者即将实施侵犯注册商标专用权的行为
3.难以弥补的损害
4.损害比较
5.公共利益
6.担保
（三）法律后果
二、永久禁令
（一）颁布的永久禁令条件
（二）永久禁令的效力
第三节损害赔偿
一、实际损失
二、侵权获益
三、许可费的倍数
四、惩罚性赔偿
五、法定赔偿
六、损害赔偿认定的注意事项
（一）合理开支
（二）未使用不赔偿
（三）合法来源不赔偿
第四节民事制裁
一、罚款
二、没收与销毁侵权商品和工具
第五节赔礼道歉与消除影响
第六节行政救济
第七节刑事处罚
一、假冒注册商标罪
二、销售假冒注册商标的商品罪
三、非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪
第八节其他救济措施
一、更换或规范使用企业名称
二、转移或注销域名

　　前言

　　商标制度是市场经济发展的重要支撑。商标制度的立法与司法实践必须以市场经济的发展为依归，脱离市场经济的现实来处理商标问题无疑会异化商标体系，损害市场经济的健康发展。现今商标司法实践中背离市场经济发展现实的情况并不少见，商标制度在某种意义上成为市场经济发展的阻碍。因而，需要正本清源，从市场经济的逻辑来解读与适用商标制度。本书的特点即坚持以市场现实为依归来解读与适用商标制度。商标制度的立法与司法必须回归市场经济的基本逻辑。忽视市场经济的基本逻辑必然导致商标制度的自言自语，虚化商标制度作为市场经济基础性制度的价值。

　　霍姆斯曾言，法律的生命在之于经验而非逻辑(The
life of the law has not been logic，it has been
experience)。但事实上，任何法律制度的良好运作必须兼顾逻辑与经验。对于中国商标制度而言，如果不重视法律自身的逻辑，忽视立法者在构建商标制度中所构建的基本逻辑而完全以所谓经验法则来处理商标问题，无疑会为自身还不完善的司法留下巨大空间，为所谓的能动司法带来”寻租”空间，损害法律的稳定性与预期。另外，商标制度的良好运作也必须重视司法实践。近年来，一批高水平的判决对中国商标制度的发展起到了良好的指导作用，这些经验值得我们总结与借鉴。

　　本书从商标制度的自身逻辑出发，收集了国内外司法实践中具有影响力的上千案例，分析逻辑与经验之间的互动与问题，正本清源，对诸多被误读的规则与错误的经验进行了分析并提出了解决方案。

　　本书的特点是既有原理自身的解释，又有案例对原理的解读；既有对已然问题的探讨，也提出了一些需要思考的问题。欢迎各位同人批评与指正。

　　本书得以顺利完成需要感谢我的家人，没有家人的支持，这一切皆不可能。另外，如果没有上海政法学院环境法高原学科的支持，本书的面世可能还需一段时间。特别感谢王文革教授的支持，感谢其对出版所做的无私工作。

　　曹　阳

　　2018年于上海寓所