第四知识产权：美国商业秘密保护

本书对美国商业秘密保护的历史本书从美国商业秘密保护法的历史形成、发展、变化、演进过程进行了详实的介绍，并从中提取出中国经验。

本书结合美国商业秘密保护法的立法沿革、理论学说和知识产权法属性，详细介绍了相关的制度和政策，从商业秘密保护的法律效率到与其他知识产权类型的比较等多方面对美国商业秘密法作了全面的回顾与分析论述，力求从整体上反映美国商业秘密保护的布局和发展方向，为我国法律研究人员及企业相关从业人员提供参考。

王润华法学博士，北京科技大学文法学院副教授，美国纽约州注册律师。主要研究方向为知识产权、创新政策和公司金融，主要采用的研究方法为法经济学与实证研究。2011年毕业于北京航空航天大学，获得管理科学与工程（工业工程）和法学双学士学位。先后就读于纽约哥伦比亚大学与伊利诺伊大学厄本那香槟分校。2013年与2016年分别获得伊利诺伊大学厄本那香槟分校法学院法学硕士(LLM)与法学博士(JSD)学位。
2016～2018年，任伊利诺伊大学厄本那香槟分校法学院博士后助理研究员，进行美国专利法、科技法、网络安全法、技术转移转化等方面研究。2018年，受知识产权研究所（日）邀请与资助，赴日进行专利估值的研究。2018～2020年，任伊利诺伊理工大学芝加哥肯特法学院实证知识产权研究员，开设（美国）知识产权导论、（美国）公司金融、法学学术写作（国际知识产权LLM项目）课程，并教授国际知识产权法与中美法律比较部分课程内容。其间，兼任乔治梅森大学法学院汤姆·爱迪生学者，开展中国指导案例与美国法院案例比较研究。公众号“IP罗盘”创办者、主编。曾在Minnesota Law Review、Journal of Small Business Management、Technical Forecasting and Social Change、Buffalo Law Review等多项法学与管理学重要国际期刊及重要国际会议上发表学术成果，常年在北美创新与知识产权学术会议上发表论文或担任评审员，并担任多家SSCI、CSSCI经济、管理学类期刊审稿人。

目录
章 商业秘密法的形成与发展
节 商业秘密保护概述
第二节 商业秘密法形成的历史沿革
第三节 商业秘密的定义与范畴
第四节 商业秘密法理论学说与争端
第二章 商业秘密法的知识产权法属性
节 商业秘密的组成要素
第二节 商业秘密法的知识产权法属性
第三节 商业秘密法与专利法的关系
第四节 商业秘密法与著作权法的关系
第五节 商业秘密法与侵权法和合同法的关系
第六节 商业秘密与反向工程的关系
第三章 商业秘密使用的企业偏好
节 商业秘密使用的目的与意义
第二节 商业秘密保护重要性的提升
第三节 企业使用的商业秘密管理策略
第四节 企业使用商业秘密保护的原因
第五节 商业秘密的行业特征与企业特征
第六节 商业秘密保护与企业市场价值
第七节 商业秘密保护与产业孵化
第四章 商业秘密法的不确定性、复杂性和局限性
节 商业秘密法涉及的几个基本重要概念
第二节 商业秘密法的不确定性
第三节 商业秘密的复杂性
第四节 商业秘密法的局限性
第五章 企业保护商业秘密的措施与手段
节 商业秘密类保护的信息分类
第二节 商业秘密保护排除原则
第三节 企业保护商业秘密的手段和方法
第六章 商业秘密保护诉讼可能遇到的问题
节 企业商业秘密的诉讼对象、意图及法律要求
第二节 不可避免泄露原则及其影响
第三节 同业禁竞合同、保密协议、不可避免泄露原则对人才流动的影响
第四节 法律优先权、诉讼救济及经济价值
第五节 普通法学说与成文法规定在商业秘密保护的差异
第六节 从统计和实证分析看法院处理商业秘密诉讼案
第七章 《经济间谍法》与《保护商业秘密法》的颁布及影响
节 《经济间谍法》的颁布及影响
第二节 《保护商业秘密法》的颁布及影响
第八章 非正式知识产权战略的有效性和效能问题
节 不对称信息的形成
第二节 技术信息的战略管理
第三节 未公开技术信息披露损失的理论基础
第四节 泄露秘密技术信息的损失分析
第五节 低效能的安保策略
第九章 非正式知识产权保护的法律效能
节 什么是非正式知识产权保护的法律效能
第二节 商业秘密法和合同管辖的商业秘密保护
第三节 在雇佣关系中泄露技术信息的风险
第四节 平衡合同法和商业秘密法的执行
第十章 美国商业秘密保护的扩张
节 从产品制造成本转向产品设计和制造全过程的法律救济趋势
第二节 全球贸易中美国知识产权保护的影子影响
参考文献
附录一主要缩略词对照
附录二《统一商业秘密法》
附录三《保护商业秘密法》与《经济间谍法》

前言

一、成书初衷
在美国，政府、立法和司法机关、企业及法律研究者均已认同商业秘密作为一类知识产权。美国企业在贸易过程中广泛使用各种法律救济手段用以保护企业创新，如各州的普通法（《统一/州商业秘密法》（［State］Uniform Trade Secrets Act）、《不正当竞争法》、不可泄露合同条款、同行禁竞合同条款等）和联邦法［《经济间谍法》(Economic Espionage Act，EEA)、《保护商业秘密法》(Defend Trade Secrets Act，DTSA)］等。商业秘密法已成为知识产权法律救济的重要手段。在美国国内贸易中，特别在信息社会时代，商业秘密法越来越受到重视，并成为被频繁使用的诉讼手段之一。在国际贸易中，美国企业寻求法律救济的着眼点已经从传统上产品制造的成本竞争，转向到产品制造的全过程竞争，即救济手段从依靠美国贸易代表办公室对进口产品进行“301调查”转向进行“337调查”。同时，美国商业秘密保护也正在从美国国内走向国际。
商业秘密保护在美国发展历史长久，且正由法源和法理的不一致逐渐走向一致，并将进一步进行深化与改革。美国商业秘密保护及商业秘密法已有近150年的发展历史。其间，对于商业秘密保护法理的认识及所涉及法律概念的确定、司法实践与研究是伴随着商业秘密保护和商业秘密法移植、形成，持续不断地发展的。终，美国确定了商业秘密的知识产权属性及商业秘密法在知识产权法属种的地位。今天，商业秘密已成为知识产权范畴重要的部分，与专利、著作权和商标并行，被称为“第四知识产权”。了解商业秘密保护在美国的发展、培育、实践过程，对于发展中国家，特别是新兴经济体在世界贸易新格局中健康可持续发展具有重要的战略意义。
本书从美国商业秘密法的历史形成、发展、变化，演进过程中的定义、范畴、理论学说到商业秘密的知识产权法属性，商业秘密法的复杂性、不确定性；从企业为什么使用商业秘密及商业秘密保护的措施选择到商业秘密诉讼中存在的问题；从美国商业秘密保护法律和保护效率到美国知识产权法长臂管辖等多方面对美国商业秘密法作了全面的回顾与分析论述。
美国既是世界知识产权的大国，也是知识产权保护的强国，在国际贸易格局中对世界各国的创新、贸易可持续发展均会产生重要影响。研究、分析美国商业秘密保护对我国同样有学习、借鉴作用，有利于我国创新和对商业秘密保护国际话语权的把握。本书可为立法者、司法者、学者、其他法律研究者及企业提供有益参考。
二、商业秘密保护的目的与意义
在当今竞争激烈的商业环境中，一家公司的成功在很大程度上取决于其获取和维护商业信息的能力。越来越多的公司，甚至那些国际声誉良好的公司，往往借助于雇用企业间谍或积极招揽竞争对手的员工保持自己的行业竞争力。对于许多公司来说，研发成本效益的方式就是窃取竞争对手的商业信息或秘密。这也体现了企业、社会和国家对商业秘密进行保护的意义。
从法律意义角度来看，美国知识产权的两大支柱——专利和著作权，都不能充分地保护商业信息。专利保护的门槛很高，要求技术公开且仅有20年的保护年限。著作权不保护思想或事实，只是保护作品中作者对思想和事实的特定表达。因此，许多商业意义重大的想法落入了专利和著作权之间的鸿沟，缺乏美国宪法和联邦法律对创新信息和知识的保护。
从商业意义角度来看，商业秘密在保护对象上没有一般限制。实际上，任何信息只要具有足够的经济价值并得到适当的保护，都有资格受到商业秘密保护。因此，商业秘密显然能够填补专利和著作权保护之间的空白。
从社会意义角度来看，如果没有对商业秘密的法律保护，企业则可能要花费高昂费用以加强安全措施，增加雇员补偿和奖励费用以保持忠诚度，提高技术授权许可的限制，继而减少对新技术的使用，从而降低了使用新技术的效率。
用以保护商业秘密的商业秘密法与专利法、著作权法具有相似的作用，并使商业秘密获得了知识产权法的属性。，商业秘密法可以鼓励发明创造。商业秘密法通过保护商业秘密，给予商业秘密持有人的排他物权，使其具有从商业秘密中获得巨大利润的前景。商业秘密相较专利具有更为广泛的保护范围，商业想法也可以受到保护，冒险先行者在他人未尝试的商业活动中的优势从而得到保障。第二，商业秘密法激励信息披露和共享。在商业秘密法的保护下，企业可以实现受保护信息的披露和使用，从而限度地商业化这些信息的价值。
三、商业秘密的保护与使用
通常，拥有知识产权的公司管理者认为，使用知识产权的结果是抑制竞争。换句话说，就是防止潜在的竞争对手向顾客提供相同或相似的产品或服务。知识产权法所产生的排他性权利及相应的市场力量将使公司能够提高其自身产品或服务的价格，从而增加其利润。
企业是否进行知识产权保护，尤其是商业秘密保护，主要是基于以下几个具体原因考虑：①保持领先优势，防止竞争；②专利保护不可用；③专利保护过于昂贵，保护力度薄弱或难以实施；④在申请专利之前提供保护，并与之相互补充；⑤协助企业打开融资渠道；⑥防止员工加入竞争对手公司；⑦创造授权收入；⑧提升战略性的谈判筹码；⑨保障企业内外部的技术使用和外部商业合作。
从商业秘密信息的产生、分类及掌握信息者的情况来看，企业保护商业秘密信息主要有两种手段，一种是法律手段，另一种是非法律手段（或称为物理手段或计算机手段）。两种保护手段相辅相成。保护商业秘密的法律有联邦法法条以及各州的法条和普通法，主要体现在合同、侵权、不正当竞争、刑事制裁和其他民事救济。为了充分进行法律保护，企业也要结合如下一些非法律保护手段：，有意保护商业秘密的企业，必须首先确认哪些是商业秘密；第二，企业为确认商业秘密信息，需周期性地对全体员工进行调研，给出并更新保密事项列表；第三，对商业秘密信息的接触人员进行身份识别，采用物理隔离手段，严格禁止无关人员接触商业秘密信息；第四，通过网络安全手段，防止黑客侵入或窃取商业秘密；第五，对员工加强安全教育与检查，防止意外泄露；第六，建立商业秘密审计制度，周期性地对保密漏洞进行检查，做到防患于未然及亡羊补牢。
然而，由于法律手段保护的不确定性，企业在通过诉讼进行商业秘密保护的过程中，可能会遇到很多问题。例如，商业秘密诉讼的对象众多，诉讼意图繁多。因此，法律保护并不能满足企业向所有对象提出诉讼的法律要求。另外，并非商业秘密的价值足够高，就可以受到法律保护，值得企业付出高昂的法律成本通过诉讼进行保护。在美国，每个州的商业环境不同，商业秘密保护力度不同，诉讼要求也各不相同。因此，法律手段从来不是或万全的商业秘密保护方式。
在企业内部，雇佣关系中的商业秘密使用和保护战略对于企业创新与商业秘密保护的生态非常重要。即使法律和非法律保护手段使企业具有一定的信心进行研发投资和对员工进行培训，但未必会促进员工创新。在法律和非法律措施保护下，实施商业秘密战略的关键是以合理的人力资本管理为指导，以商业秘密战略为补充，提高员工忠诚度，强化企业信息安全文化。
企业如果一味追求法律和非法律保护，对员工进行严格的信息屏蔽，而非在适当的保护手段下，对员工进行积极的信息披露和培训，则会对企业创新和企业文化造成危害，如员工创新活动有限、员工创新激励水平低、员工稳定性和忠诚度低。终，这将导致企业创新受限、创新效率降低、商业秘密法律保护的不确定性升高。
四、美国商业秘密法形成过程
从通俗意义上讲，商业秘密就是企业在研发、生产、制造、管理和销售过程中能够通过有效措施进行管控，并给企业带来商业利益或潜在商业利益回报，且具有排他权利的技术及商业信息。美国政府、司法界、学术界、企业界普遍认为，对商业秘密实施保护可以鼓励创新投资与研究开发，并帮助维护商业道德标准。
商业秘密受法律保护这一意识和概念可以追溯到罗马法。直到19世纪，有关仿制商品、商业秘密交换、诋毁竞争对手等法律规则与法律学说才有了长足的发展。商业秘密保护现在已成为法律和商业生活中的一个重要环节。
在1837年的维克里诉韦尔奇案（Vickery v Welch）中，美国企业首次将商业秘密作为诉讼理由。我们今天所了解的商业秘密法，就是在19世纪初随着工业资本主义的兴起而发展起来的。自出现以来，商业秘密法主要是在各州普通法基础之上发展起来的。
早期的美国商业秘密案件起源于财产法、侵权法和合同法。1860年以前，美国各州法院只是在裁决保密协议案件时处理与商业秘密相关的具体法律问题。然而，由于商业秘密的无形性，法院在进行相关案件的裁决时遇到很多困难。
1868年，马萨诸塞州法院在皮博迪诉诺福克案（Peabody vNorfolk）中对相关普通法原则作了概括，具体化了商业秘密法。这是个具有凝聚力的商业秘密法律声明，将商业秘密与财产法、合同法和侵权法区别开来，使商业秘密法形成了独立的法律体系。
1939年，《侵权法重述（次）》［Restatement （First）of Torts］颁布。《侵权法重述（次）》将商业秘密、商业秘密保护及相关法律实践从一个个令人困惑的先例中提取出来，形成了相对清晰的商业秘密定义和相应的责任规则。《侵权法重述（次）》法条式的语言表述相对于案例更加清晰，并在法庭上被频繁引用。
自20世纪中期以来，各州不断加入使用《统一商业秘密法》(Uniform Trade Secrets Act，UTSA)的队伍，并结合当地的普通法规则，颁布了适用于本州的商业秘密法。1995年，美国法学会发布了《不正当竞争重述(第三次)》［Restatement （3rd）of Unfair Competition］，进一步总结了商业秘密的普通法，也基本与UTSA保持一致。
20世纪90年代中后期起，美国商业秘密诉讼案件激增。特别是进入21世纪和信息时代后，这些问题更加凸显。美国企业界、政策制定者普遍认为商业秘密窃取与日俱增，并直接损害美国经济。1996年，美国通过了EEA。EEA将商业秘密盗用定性为刑事犯罪，并于2012年进行了修改以适应数字时代。EEA主要由两部分组成，涵盖了美国国外和国内的知识产权盗窃问题。部分将为外国政府、机构或代理人（或称为“间谍”)谋划的商业秘密盗窃定性为犯罪行为，第二部分将盗窃与“州之间或外国商业生产或销售的产品”有关或其中的商业秘密定性为犯罪行为。2016年，美国通过了DTSA，对EEA进行了调整，使企业可以在联邦法院提起商业秘密的民事诉讼。DTSA的基本法律原则、结构与UTSA相一致，但保护力度更强。
根据上述法律演变的结果，今天的商业秘密法有两个主要来源：是州法，包括各州根据UTSA所调整并公布的商业秘密保护州法、刑法与《侵权法重述（次）》中的普通法；第二是联邦法——EEA和DTSA。
在这样的发展过程中，由于州法与联邦法、普通法与成文法、狭义的知识产权法与商业秘密法的交织，以及商业秘密法本身的法源、法律词语概念和定义等问题，因此商业秘密保护具有局限性、复杂性和不确定性。
商业秘密保护是有局限性的。虽然一些合同设立了商业秘密权利与义务，但在具体执行时，由于合同法本身的特性以及商业秘密法与合同法的不完全一致性，用于保护商业秘密的合同条款执行效率有限。
商业秘密保护的局限性与其复杂性有关。商业秘密法在语言表达上并不精确，使法院在应用法律的过程中，难以清晰定义商业秘密，或界定不合理侵占商业秘密的情形。这样的问题在缺乏充分的政策指导情况下更加明显。
基于商业秘密保护的局限性与复杂性，它同样具有不确定性。商业秘密保护局限于具体的法律权利与义务，只有当义务人不合理地挪用商业秘密的情况下，义务人才会被责令承担赔偿责任。在被判定责任和赔偿额度时，需要参照多种其他法律规范，从而导致保护的不确定性。而商业秘密自身，无论是有经济价值的信息还是秘密，都可能会不足以获得法律保护。
五、美国商业秘密保护的扩张
EEA及DTSA将传统的商业秘密保护从州法的层面提升到了联邦法的层面。这些法律的出台与发展，体现了美国不断加强商业秘密保护力度的进程。随着时间的推移，商业秘密保护的加强必将产生多方面的影响。
由于美国在国际贸易中的地位和影响，美国企业已不满足于国内贸易制度的救济，同时也在国际贸易中广泛寻求救济。美国企业在制定国际贸易的商业策略同时，也制定了相应广泛的全球法律战略，以保护海外商业和投资利益。其中，重要的利益载体是公司业务往来的商业秘密。
保护商业秘密是美国公司全球业务和战略中至关重要的一部分。潜在商业秘密的损失可能会对全球业务和资产构成实质性的威胁。除了自身的法律战略，美国企业也积极借助国家的政治力量和法律制度优势，通过美国在国际中的地位与实力进行贸易施压或实现长臂管辖，对其他国家的法律制度和行为进行干预。这不仅应引起其他国家的高度重视，而且促使世界各贸易国主动了解美国商业秘密保护制度。了解商业秘密保护在美国发展、成熟、实践过程对于发展中国家，特别是新兴经济体在世界贸易新格局中的健康可持续发展具有重要的战略意义。
一方面，这些国家需要了解该制度的内在逻辑与潜在影响力，对美国企业的全球法律战略进行及时和准确的回应，从而积极与美国发展贸易并保证自身在国际贸易中的地位与利益。另一方面，这些国家需要借鉴美国商业秘密保护制度的发展经验，了解其优势与局限，进而培养本土创新力量，促进本土创新的长足发展。